럭키국제특허법률사무소

산업재산권제도 〉지식재산의 권리화

I. 개요

지식재산권(知識財産權, Intellectual Property)이란 지적소유권이라고도 한다. 지적소유권에 관한 문제를 담당하는 국제연합의 전문기구인 세계지적재산권기구 (WIPO)는 이를 구체적으로 '문학 ·예술 및 과학작품, 연출, 예술가의 공연·음반 및 방송, 발명, 과학적 발견, 산업디자인· 등록상표·상호 등에 대한 보호권리와 산업·과학·문학 또는 예술분야의 지적 활동에서 발생하는 기타 모든 권리를 포함한다'고 정의하고 있다.

지식재산권의 범위(WTO 설립협약 제2조 제8항)

① 문학, 예술적 및 과학적 작품
② 연출, 예술가의 음반 및 방송
③ 인간노력의 모든 분야에서의 발명
④ 과학적 발명
⑤ 산업디자인
⑥ 등록상표, 서비스마크, 상호 및 기타명칭
⑦ 부정경쟁방지에 대한 보호 등에 관한 권리와 공업, 과학, 문학 또는 예술분야의
지적활동에서 발생하는 기타 모든 권리로 구성

이것은 인간의 지적 창작물을 보호하는 무체(無體)의 재산권으로서 산업재산권과 저작권으로 크게 분류된다. 산업재산권은 특허청의 심사를 거쳐 등록을 하여야만 보호되고, 저작권은 출판과 동시에 보호되며, 그 보호기간은 산업재산권이 10∼20년(특허권 20년, 실용신안권 10년, 디자인보호권 15년, 상표권 10년) 이고, 저작권은 저작자의 사후 50년까지이다.

지식재산권의 체계

지식재산권의 종류와 보호기간

지식재산권의 종류	지적재산권의 내용	지적재산권의 보호 기간
특허권	발명을 보호	출원일부터 20년
실용신안권	물품의 구조등의 아이디어를 보호	출원일부터 10년
디자인보호권	물품의 디자인을 보호	등록일부터 15년
상표권	상품 등에 사용되는 마크를 보호	등록일부터 10년 (갱신가능)
저작권	문학, 음악, 프로그램 등의 보호	원칙, 창작으로부터 50년(한미FTA협정이 체결되면 70년으로 개정될 예정)

신지식 재산권

최근에는 새로운 기술의 산물인 컴퓨터 소프트웨어와 유전공학 기술 등의 보호방법과 보호범위가 지적 소유권보호제도의 한 과제가 되고 있는데, 컴퓨터 소프트웨어는 대부분의 선진국들이 저작권으로 보호하는 추세에 있어서 한국도 1986년 12월 '컴퓨터프로그램보호법'을 제정하여 1987년 7월부터 시행하고 있으며, 유전공학 기술은 그 제조방법을 한국 등 대다수의 국가가 특허로 인정하고 있다.

한국은 1979년 세계지적재산권기구에 가입하여 정회원국으로 가입하였으며, 물질특허권제도도 도입하여 운영하고 있다. 또 국제저작권조약에는 법규해석에 있어, 비교적 융통성이 많고 소급효과를 인정하지 않는 국제저작권협약(UCC)에 1987년 10월 정식으로 가입하였다.

지식재산권과 관련된 한국의 법률로는 특허법·저작권법·실용신안법·디자인보호법· 상표법·발명보호법·컴퓨터프로그램보호법 등이 있으며, 이들에 관한 권리를 보호하기 위하여 국제적으로 협약한 조약으로는 '산업재산권의 보호를 위한 파리협약' '한·일 상표권 상호보호에 관한 협정' 등이 있다.

최근에는 첨단기술과 문화의 발달로 지식재산권도 점차 다양해져서 영업비밀보호권이나 반도체칩배치설계보호권과 같은 새로운 신 지식재산권이 늘어나고 있다. 　

신지식 재산권의 개념

"과학기술의 급속한 발전과 사회여건의 변화에 따라 종래의 지식재산법규의 보호범주에 포함되지 않으나 경제적 가치를 지닌 지적창작물"을 의미

특징

• 전통적인 지식재산권 분류기준인 산업재산권과 저작권중 어느 하나로 쉽게 판별
하기 어려움
• 새로운 분야의 지속적 등장
• 영업비밀, 컴퓨터프로그램, 반도체칩 배치설계도, 동식물신품종, 유전자조작기술
등은 머지않아 국제무대에서 지적재산권으로 확고한 위치 차지할 것으로 전망됨

비즈니스 모델 특허(BM 특허)

‘비즈니스 모델 특허’란 일반적인 기술 특허와는 달리 비즈니스 기법이나 프로세스의 발명에 대해 주어지는 특허이다. 과거에는 이러한 발명이 권리로서 성립될 수 없다고 인식되어 왔으나 1998년 미국에서 투자신탁의 운용에 관한 특허[허브 앤 스포크(Hub and Spoke)특허]의 유효성이 인정된 이후부터 이 종류의 특허출원과 권리화가 급증하고 있다.

유명한 비즈니스 모델 특허의 예로는 인터넷 서점인 아마존닷컴에 의한 ‘원 클릭 특허’가 있다. 이 특허는 최초 사용시에 신용카드 번호 등의 개인 정보를 한번 입력해두면 이후에는 간단한 조작만으로 인터넷 쇼핑이 가능한 것이다. 비즈니스 모델 특허는 단순히 비즈니스 기법이나 프로세스만 참신하면 되는 것이 아니라 이들이 IT 기술이나 금융공학 등의 기술적 인 뒷받침이 필요하다.

산업재산권

정의
• 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 총칭하며 산업활동과 관련된 사람의 정신
   적 창작물(연구결과)이나 창작된 방법에 대해 인정하는 독점적 권리인 무체재산권임
• 산업재산권은 새로운 발명ㆍ고안에 대하여 그 창작자에게 일정기간동안 독점배타적
   인 권리를 부여하는 대신, 이를 일반에게 공개하여야 하며 일정 존속기간이 지나면 누
   구나 이용ㆍ실시하도록 함으로써 기술진보와 산업발전을 추구함

필요성
• 시장에서 독점적 지위 확보
• 특허권 등 산업재산권은 독점배타적인 무체재산권으로 신용창출, 소비자와의 신뢰도
   향상 및 기술판매를 통한 로열티 수입 기능
• 특허분쟁의 사전 예방
• 자신의 발명 및 개발기술을 적시에 출원 및 권리화함으로써 타인과의 분쟁을 사전예방
   하고, 타인이 자신의 권리를 무단사용시 적극적으로 대응하여 법적보호 가능
• R&D 투자비 회수 및 향후 추가 기술개발의 원천
• 막대한 기술개발 투자비를 회수할 수 있는 확실한 수단이며 확보된 권리를 바탕으로
   타인과 분쟁 없이 추가 응용 기술개발 가능 정부의 각종 정책자금 및 세제지원 혜택

II. 지식재산권리화의 중요성

선기업체에서 연구개발과정 중에 발생된 좋은 아이디어는 반드시 특허를 받아야 한다. 왜냐하면, 자기 아이디어를 타사에 뺏기지 않으려면 특허권을 받는 것 외에는 다른 방법이 없기 때문이다.

일단 특허권을 받게 되면 사업상 여러 가지 유익한 점들이 있다. 먼저, 특허를 받으면, 독점권이 발생한다는 것이다. 독점권을 받았다는 것은 특허권이 부여된 그 발명품을 생산하고, 판매하고, 대여하고, 수출입하는 모든 권리를 독점한다는 것이다.

따라서 타인이 모방을 하는 경우에는 그에 대해서 민사적으로나 형사적으로 제재조치들을 가할 수 있다 따라서, 시장에서는 자사의 물건만이 유통될 수 있는 것이다. 또한, 조악한 모조품이 나돌아 다니는 것을 배제할 수 있으므로, 자사의 제품의 이미지가 실추되는 것을 방지할 수 있다.

한편, 특허권 또는 특허출원을 한 사실이 있으면, 이를 근거로 하여 벤처기업지정 신청을 할 수도 있다. 나아가, 은행이나 기술보증기금 등에서 사업에 필요한 자금을 신청할 수도 있다.

결론적으로, 기업체가 특허권 등의 지식재산권을 확보하면 사업에 있어서 경쟁력과 자금이 뒷받침되어 매우 유리하다.

특허출원을 왜 해야 하는가?

애써서 노력하여 개발한 기술, 즉 발명이나 고안을 완성하였을 경우, 발명자는 다음과 같은 세 가지 길을 택할 수 있다.
1) 다른 사람들이 자유롭게 사용할 수 있도록 세상에 그대로 공개하는 방법.
2) 비밀로 유지하여 혼자만 사용하거나 몇몇 특정된 사람에게만 비밀을 전수하는 방법.
3) 출원하여 세상에 공개하는 대신, 일정한 기간 동안 독점권을 갖는 방법

(특허) 상기 세 가지 방법 중 1)을 제외한 2), 3)이 경제적 이득을 얻을 수 있는 길이 될 것이나, 비밀로 유지하기는 쉬운 일이 아니고 그럴 경우엔 그 경제적 이익을 기대할 수 없다.

결론적으로 특허권을 얻는 것이 경제적 이익을 가장 좋은 방법이고, 출원은 특허권을 얻기 위한 첫걸음이다. 즉, 출원하지 않으면 특허도 있을 수 없고, 특허 없이는 경제적 이익도 없게 되는 것이다.

요약하면, 출원을 하지 않는 것은 발명이나 고안에 대해 경제적 이익을 포기하는 것과 다름없으므로, 발명자는 이점에 유의하여 특허출원 여부를 결정하여야 한다.

언제 출원하는 것이 좋은가?
1) 빠를수록 좋다.
동일한 발명이나 고안이 하나 이상 출원되어 경합할 경우, 출원 일시가 빠른 것 하나만 특허를 허여 한다. 따라서 발명 내용이 제3자에게 객관적으로 설명할 정도로 구체화되면 가능한빨리 출원하는 것이 좋다. 출원시 발명품의 샘플이 필요한 것이 아니며, 기술적 아이디어 단계에서도 객관적으로 구체적 설명이 될 수 있으면 출원할 수 있다. 특히, 기술 경쟁이 치열한 분야일수록 출원을 서둘러야 한다.

2) 특허를 받고자 하는 물건이나 방법이 개시(판매 또는 실시)된 후 출원할 경우엔 특허받기 어렵다. 일단 판매가 개시되거나, 아직 판매하지는 않았더라도 기술이 간행물 등에 공개가 된 후에는 특허를 받을 수 없다. 그러한 판매 등으로 기술내용이 밝혀질 수 없는 제한된 경우를 제외하고는 특허요건인 신규성을 상실하기 때문이다.

III. 특허권리 취득

특허출원이란 새로운 발명을 한 사람이 그 발명을 공개하는 대가로 독점권을 갖기 위해 특허를 허락해 달라고 국가(특허청)에 일정한 양식 및 절차에 따라 신청하는 행위를 말한다.

특허청은 이러한 신청을 받게 되면 절차와 양식이 맞게 되었는지를 보고 제대로 된 출원에 대하여 특허권을 허여하여야할 일정한 요건을 갖추었는지를 심사하여 특허 여부를 결정하게 된다.

1. 출원서류의 제출
특허출원을 하려고 하는 경우, 소정의 사항을 기재한 ｢특허출원서｣를 특허청에 제출하여야 한다. 특허출원서에는 요약서, 명세서, 도면(필요한 경우)이 첨부되어야 한다.

출원서류를 작성할 때에는 특허 출원서, 요약서, 명세서순으로 작성하되, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원인이 제출한 출원서류에 기재된 내용을 보고 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적․구성․효과를 구체적으로 기재하여야 한다.

(1) 명세서

① 명세서의 역할
특허출원 명세서는 특허되는 경우 ‘권리서’로서 역할과 제3자에게 발명의 내용을 개시하는 ‘기술문헌’으로서의 역할이라는 양면적 기능을 갖는다.

[표 3-1] 명세서의 기능

구 분	권 리	의 무
출원인	실시의 독점	내용의 공개
제3자	발명의 이용	권리의 존중

② 출원 명세서는 권리서이다.
특허권은 발명의 실시를 독점하는 권리이지만, 그 기술적인 범위는 출원명세서의 ｢특허청구의 범위｣에 기초하여 정해진다. 그리고 ｢특허청구범위｣는 ｢발명의 상세한 설명｣이나 ｢도면｣등의 기재에 의해 뒷받침 되어야 한다.

결론적으로, ｢특허청구범위｣의 기재를 중심으로, 필요한 경우 ｢발명의 상세한 설명｣이나 ｢도면｣등이 참고적으로 고려되어 권리범위가 결정된다.

③ 출원 명세서는 기술문헌이다.
특허권은, 제3자에게 기술을 개시하는 것에 대한 보상으로 부여되는 권리이다. 따라서 제3자가 그 발명을 재현할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재된 명세서는 제3자에 있어 기술 문헌의 역할을 할 수 있게 된다.

(2) 도면
① 도면의 역할
발명의 실시형태 혹은 실시예의 구조나 동작을 구체적으로 도면을 통하여 표현하는 것이다. 도면은 필요한 경우 명세서 기재 내용의 이해를 돕기 위하여 첨부하며, 발명의 성질상 도면이 필요하지 않은 경우(방법발명, 화학발명)에는 제출하지 않아도 무방하다. 다만 실용신안출원의 경우 그 대상이 유형물에 대한 것이므로 도면이 첨부된다.

② 출원 명세서는 권리서이다.
특허권은 발명의 실시를 독점하는 권리이지만, 그 기술적인 범위는 출원명세서의 ｢특허청구의 범위｣에 기초하여 정해진다. 그리고 ｢특허청구범위｣는 ｢발명의 상세한 설명｣이나 ｢도면｣등의 기재에 의해 뒷받침 되어야 한다.
결론적으로, ｢특허청구범위｣의 기재를 중심으로, 필요한 경우 ｢발명의 상세한 설명｣이나 ｢도면｣ 등이 참고적으로 고려되어 권리범위가 결정된다.

2. 특허의 심사 절차

특허의 심사절차도

(1) 방식심사
방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 특허법에서 정하고 있는 b절차적, 형식적 요건을 구비하고 있는지 여부를 심사하는 것을 말한다. 특허 출원된 전부에 대하여 심사하는 것으로, 특허 허여 여부를 심사하는 ｢j실체심사｣와 구별된다. 전차출원의 경우 자동적으로 체크가 되기 때문에 수수료 미납 등 일부 예외를 제외하고는 출원 전에 문제가 있는지 여부가 확인될 수 있다.

(2) 출원공개
출원일로부터 1년 6개월 후 ｢j공개특허공보｣에 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 없어도 공개된다.

출원 공개 후부터 특허권의 설정등록까지의 기간 동안 출원공개된 발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 미리 서면으로 경고함으로써, 특허권 설정등록 후 실시료 상당액의 지급을 청구할 수 있는 ｢j보상금 청구권｣j이라는 권리가 출원인에게 부여된다.

보상금청구권의 발생

조기공개제도

조기공개제도는 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있으면 그 특허출원에 대하여 특허공보에 게재하고 그 출원을 공개하는 제도로 출원인의 신청에 의해 이루어진다.

출원일로부터 일반적인 공개 시점인 1년 6개월 사이에 제3자가 출원발명에 대한 기술을 모방할 경우 조기공개를 실시함으로써 모방실시자에게 경고장을 발송할 수 있고, 특허등록 후 이러한 실시자에 대해 보상금을 청구할 수도 있다.

(3) 심사청구
심사는 출원일로부터 5년 이내에 ｢]출원심사청구서｣를 제출하고, 심사청구료를 납부함으로써 개시된다. 심사청구기간 중에 심사청구를 하지 않는 경우에는 출원은 취하로 간주된다.

■ 우선심사제도
우선심사제도란 출원인의 특허출원이 ‘출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허 출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나, 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 경우(특허법 시행령 제9조)’에 해당되는 경우에는 우선하여 심사해줄 것을 청구할 수 있다. 이 경우 ‘자기실시 또는 자기실시 준비중인 출원(즉, 사업중이거나 준비중인 출원)’에 대해서는 아래의 예시에 해당하는 증빙자료를 제출하여야 한다. 　

• 자기실시 또는 준비중인 출원인 경우의 우선심사청구시 증빙자료
거래명세표(판매물건이 출원발명임을 포함), 납품확인서·출원기술의 실시에 관한 계약서·구매계약서(출원인이 자기 물건을 판매시), 물품공급계약서·은행 등으로부터의 대출실적서·계약금 입금사실 증명(통장으로부터 확인)· 사용설명서 (해당 발명의 기술적 특징이기재)·창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로 부터의 투자실적서·사업자등록증·임대차 계약서·사진, 견본 또는 카탈로그·부품· 소재기술개발전문기업의 출원임을 입증하는 서류 등을 제출해야 한다.

• 특허심사 하이웨이
한국과 일본, 한국과 미국은, 특허심사 하이웨이를 시행하고 있다. 이 제도는 양국에 공통되어 출원한 출원인이, 상대국에서 우선 심사를 받아 효율적으로 특허권을 취득하도록 하는 것이다. 즉, 1국의 출원인이 상대국에서 이 제도를 활용하기 위해서는, 다음의 조건을 갖추지 않으면 안 된다.
1. 우선 1국에 특허 출원한 건을 상대국에 우선권을 주장해 특허 출원하여야 한다.
2. 1국 특허청에서 특허가 가능하다고 판단된 청구항이 있어야 한다. (거절 이유 통지서로 확인할 수 있는 것도 가능)

(4) 실체심사
심사청구된 출원은 심사관에 의해 특허 허여 여부에 관한 실질적인 심사가 진행된다.

특허심사의 내용

① 거절이유의 통지
실체심사단계에서 심사관이 심사한 결과, 거절이유에 해당한다는 심증을 얻는 경우에는 바로 거절결정하지 않고, 그 취지를 출원인에게 통지하는 절차이다. 거절이유의 통지는 '의견제출통지서'라는 양식으로 출원인(또는 대리인)에게 발송된다.

통지된 거절이유의 대부분은 선행기술이 기재되어 있는 문헌이 인용참증으로 제시된 후 발명으로서 신규하지 않다든지(신규성 결여), 용이하게 발명할 수 있다든지(진보성 결여), 또는 명세서의 표현이 명료하지 않다든지(기재불비) 하는 이유이다.

• 청구항별 심사제도
특허심사관이 2이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지
할 때에는 거절이유가 있는 모든 청구항에 대하여 청구항별로 거절이유를
구체적으로 기재한다.

② 의견서, 보정서의 제출

【의견내용】
특정양식은 없으나 거절이유에 대한 포인트를 정리한 후 의견내용을 작성해나가는 것이 바람직하다.
(1) 심사관은 0000년 월 일자 의견제출통지서에서……
(먼저 심사관이 지적한 거절이유를 간단히 요약정리한다.)
(2) 본 출원인은 0000년 월 일자 의견서와 함께 청구항을 보정한 보정서……
(보정이 있는 경우 최초 출원명세서에 근거하여 어느 부분이 보정되었는지를 명확히 밝힌다.)

【첨부서류】
1. 의견내용을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 심사관 면담
의견제출 통지서를 받은 경우 의견서나 보정서를 제출하기 전에, 직접 심사관과의 면담을 통해 거절이유에 대한 의견을 청취하고 자기가 출원한 발명에 대한 기술적인 설명이나 인용된 문헌과 기술적 대비에 대하여 의견을 말하고 심사관에게 직접 이해를 구해 의견서나 보정서에 반영시킬 수 있다.

이의 ‧ 심판신청시 주의사항

1. 이의신청의 의의

출원공고 또는 등록공고된 특허·실용신안·디자인·상표에 등록될 수 없는 사유가 있다고 생각할 경우 누구나 그 출원에 대하여 다시 심사하여 권리를 취소할 것을 요구할 수 있는 제도

(1) “이의신청”과 “무효심판”의 차이점

구 분	이의신청	무효심판
청구인적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
청구시기	특허권 : 설정 등록일부터 등록공고일 후 3개월 이내 실용신안·디자인무심사등록 : 등록공고일 후 3개월 이내 상표 : 출원공고일로부터 30일 이내	등록후 언제라도 가능
청구이유	후발적 사유를 제외한 모든 무효사유	모든 무효사유
심리구조	당사자 대립구조 원칙 ※ 신청 후 30일 이내에만 이유 및 증거 제출 가능	완전한 당사자 대립구조 ※ 심리종결 전까지 이유 및 증거 제출 가능
판단주체	심사관 합의체	심판관 합의체
불복구조	등록취소결정에 대해서 권리자만 심판청구가능 (등록유지결정은 불복수단 없음)	당사자 모두 원·피고로 취소소송 가능
취하가능 여부	결정송달이 있거나 직권심리통지 후는 취하불가	상대방 동의만 있으면 확정 전 언제든지 취하가능
절차중지	심사, 심판 또는 소송 상호 중지 가능	심사, 심판 또는 소송 상호 중지 가능

(2) “이의신청”과 “정당한 권리자의 이의신청”의 차이점
• 이의신청 : 해당 권리가 이미 등록되어 있거나 등록요건에 해당하지 않음을 주장
• 정당한 권리자의 이의신청 : 해당 권리가 발명자 모르게 임의 도용하여 출원·등록 되었음을 주장

(3) 선등록실용신안에서 “이의신청”과 “기술평가” 유지결정의 차이점
• 이의신청에 의한 유지결정은 제3자에게 권리행사를 할 수 없고, 제3자에게 권리행사를 하기 위해서는 다시 기술평가를 청구하여야 한다.

2. 이의신청시 유의사항
- 절차 진행에 맞는 서식을 사용하여야 합니다. - 보정기간, 답변기간 등의 제출기한을 지키고, 기간연장을 원할 때에는 기한 내에 기간연장신청을 하여야 합니다.

(1) 이의신청의 보정
• 이의신청 이유 및 증거 등의 내용에 대한 보정인지, 서지사항에 대한 보정인지를 불문하고 “이의신청서”에 대한 보정인 경우 무조건 “이의신청보정서”를 사용하여야 한다.
• 이의신청서 외의 서식에 대한 보정인 경우에는 모두 “서지사항보정서”를 사용한다.

(2) 기간의 연장
• 이의신청기간에 대해서는 기간연장이 불가능하다.
• 이의신청 증거나 이유 보정에 대한 기간연장은 “법정기간연장신청서”를 이용한다.
• 특허청에서 발송된 보정요구서에 대한 기간연장은 “지정기간연장신청서”를 이용한다.
• 특허·실용신안·디자인의 경우에는 지정기간연장횟수에 제한이 없으나 상표의 경우는
1회에 한한다. (단, 위임장 보정은 2회)

(3) 이의신청의 취하
• 보정이나 반려이유 안내서가 계류중인 이의신청의 경우 취하할 수 없다. 1개월의 보정기간 또는 소명기간이 경과한 후에 무효처분을 받도록 한다.
• 이의신청결정의 송달이 있거나 심사관의 직권심사에 의한 새로운 취소이유의 송달이 있은 후에는 이의신청을 취하할 수 없다.

(4) 확정일자
• 유지·각하결정 : 이의결정서 발송일
• 취소결정 : 불복심판청구기간 만료일의 익일
• 취소결정에 대해서는 이의결정서 송달일로부터 30일 이내에 취소결정불복심판을 제기할 수 있다.

(5) 대리인
• 이의신청인 대리인 : 이의신청서 제출시 위임장 첨부 또는 포괄위임번호를 기재
• 등록권리자의 대리인 : 이의답변서 제출시 위임장 첨부 또는 포괄위임번호를 기재
• (상표의 경우) 출원인의 대리인 : 출원대리인이 이미 선임되어 있으면 별도의 선임절차를 거치지 않음.(단, 이의신청에 대한 위임이 되어 있어야함). 선임이 없는 경우에는 이의답변서 제출시 위임장 첨부 또는 포괄위임번호 기재

특허심사처리기간 단축에 따라 꼭 알아두어야 할 사항

1. 외국에 파리조약을 통한 조약우선권주장 출원을 하는 경우

질문 : 심사처리기간이 단축되어 조약우선권주장을 할 수 있는 기간(최초출원 후 12개월) 이내에 특허결정이 나오는 경우가 있는데 이 경우 파리조약을 통해 외국에 우선권주장 출원을 하는데 지장이 있는 것은 아닌지?

답변 : 우선권주장의 기초가 되는 제1국(대한민국)의 특허출원에 대한 출원 계속여부는 우선권의 효력에 영향을 미치지 않음

(1) 파리조약을 통해 외국에 우선권주장 출원을 하기 위해서는 제1국 특허청에 특허출원한 후, 그 출원일 후 12개월 이내에 외국에 조약우선권주장출원을 하면 됨
• 우선권주장이 유효하기 위해서는 출원인의 동일성, 출원의 정규성, 우선권기간의 준수, 출원내용의 동일성 등의 요건을 만족하면 됨
• 즉 제1국에서의 출원이 정규의 특허출원으로 인정되면 조약우선권주장이 가능하며, 그 후에 상기 특허출원의 출원계속 여부는 조약우선권 주장에 영향을 미치지 않음
• 따라서 최초출원이 취하, 포기되거나 거절 또는 특허결정되어도 우선권주장은 여전히 유효함

(2) 한편, 심사처리기간 단축은 출원인이 외국에 특허출원하기 전에 예비적으로 외국에서의 심사결과를 예측해볼 수 있어, 많은 비용이 드는 외국에의 특허출원시 한국특허청의 심사결과를 활용하여 특허출원 여부를 신중히 결정할 수 있는 효과가 있음

2. 국내우선권주장 출원을 하는 경우

질문 : 심사처리기간이 단축되어 국내우선권주장을 할 수 있는 기간(최초출원 후 12개월) 이내에 특허결정이 나오는 경우가 있는데 이 경우 국내우선권주장 출원을 하는데 지장이 있는 것은 아닌지?

답변 : 국내우선권주장 출원은 선출원의 절차가 계속 중인 경우에 한하여 선출원 후 12개월까지 가능하므로, 출원 후 12개월 전에 특허결정이 이루어지는 경우 이를 기초로 국내우선권 주장을 할 수는 없음

(1) 현재, 심사청구가 있는 경우 심사청구일로부터 10개월 이내에 심사착수가 이루어지므로, 출원인 입장에서는 심사청구를 할 때 국내우선권주장의 필요성 등을 검토할 필요가 있음

(2) 한편, 특허청에서는 심사청구 후에도 출원인에게 국내우선권주장의 기회를 충분히 보장하기 위해, 출원인의 신청이 있는 경우에는 출원 후 12개월까지 특허여부결정을 보류할 수 있는 제도를 마련 중에 있으며, ‘07. 7. 1. 이후 곧바로 시행할 예정임

3. 출원공개 전(출원 후 18개월) 심사로 인한 제3자 정보제공의 어려움

질문 : 심사처리기간이 단축되어 출원공개 전 심사가 일반화 되면 제3자의 정보제공을 통한 공중심사기능이 상실될 우려가 있는 것은 아닌지?

답변 : 특허출원된 발명이 출원공개되기 전에라도 특허출원인 등의 자발적인 공개를 통해 그 발명의 내용을 알게 된 제3자는 그 특허출원된 발명이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 제출할 수 있는 기회를 부여함으로써 일반 공중에 의한 공중심사의 실효성을 확보하도록 하였음

(1) 제3자에 의한 정보제공제도는 제3자가 특허출원된 발명에 대하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 제출할 수 있도록 하여 일반 공중에 의한 심사기능 및 심사의 내실화를 도모하기 위한 제도임.

(2) 심사처리기간이 단축되더라도 정보제공제도의 실효성을 확보하기 위해, 종전에 특허출원이 공개된 후에만 정보제공(특허법 제64조)이 가능하도록 규정되어 있던 것을, 공개 전에도 정보제공이 가능토록 특허법을 개정하였음
(5) 최종처분
실체심사는 심사관의 결정에 의해 종료한다. 심사관에 의한 최종 처분은 특허를 허여하는 ｢특허결정｣과 특허권이 부여되지 않는 ｢거절결정｣인 2종류가 있다.

① 특허결정
심사관이 심사한 결과, 거절 이유를 발견할 수 없었던 경우 또는 거절이유를 발견하였지만 의견제출 통지에 대한 출원인의 의견서 또는 보정서에 의하여 거절이유가 해소된 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 특허를 허여한다는 취지의 결정을 한다.

특허 등록료는 등록결정일로부터 3개월 이내에 1~3년차를 납부하고 그 등록일로부터 3년이 지나가기 전에 4년차 수수료를 납부하여야 하며, 매년 등록일 이전에 5년차, 6년차… 를 납부하여야 한다. 이 경우 매년 납부하는 것이 번거로운 경우 몇 년차를 묶어서 납부할 수도 있다.

■ 권리유지 여부 검토시기
보유한 권리를 매년 평가하는 것이 바람직하지만, 권리수가 많은 경우 사무 처리면에서 번거롭기 때문에 예를 들면, 연차료가 높은 4년차, 7년차, 10년차 납부 전에 검토하는 것이 좋다. 10년 이후에는 고가의 연차료를 납부하여야 하기 때문에 매년 검토하는 것이 좋다.

② 거절결정
심사관이 통지한 거절이유에 대하여 출원인이 의견서 또는 보정서를 제출하였지만 거절이유를 극복하지 못한 것으로 판단되는 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절결정을 한다. 출원인은 거절결정에 대하여 순차적으로, 거절결정불복심판, 심결취소의 소 등을 제기할 수 있다. 또한 거절결정불복심판을 청구하는 경우 보정을 통하여 다시 심사관의 심사를 받을 수 있는 경우도 있다(심사전치).

■ 명세서 작성 및 검토시의 주의사항
위에서 설명한 바와 같이 특허청구범위는 자신의 권리범위를 결정하는 역할 (비유하자면, 계약서의 역할)을 한다. 따라서 발명자나 출원인이 직접 명세서를 검토할 경우 자신의 권리영역이 청구될 수 있도록 주의하여야 하며, 변리사에게 의뢰하여 명세서를 작성하는 경우 자신의 권리를 명확히 변리사에게 설명하고 그러한 사항이 특허청구범위에 제대로 반영되어있는지 여부를 중심으로 청구범위를 살펴보아야 한다. 그러한 과정을 소홀히 하는 경우 특허권은 있되 권리는 행사할 수 없는, 무용한 특허권이 될 우려가 있다.

IV. 실용신안권리 취득절차

특허제도와 유사하게 실체심사를 거쳐 실용신안권이 설정등록된다.

　

V. 디자인권리 취득

디자인 보호법 제2조 제1호에는 ｢디자인이라 함은 물품(물품의 부분 및 글자체 포함)의 형상, 모양이나 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.｣고 규정하고 있으며, 독립거래의 대상이 되는 유체 동산인 물품(또는 동 물품의 부분)의 외관에 관한 창작을 디자인이라고 할 수 있다.

1. 유사 디자인 제도
자기의 등록 디자인이나 디자인등록출원한 디자인(기본 디자인)에 물품의 형상, 모양, 색채 등을 변경한 디자인을 등록함으로써 디자인권의 모방, 도용을 사전에 방지할 수 있는 제도이다.

2. 한 벌 물품 디자인 제도
상관습상 한 벌로 판매되고 한 벌로 사용되는 물품으로서 전체적인 통일성이 있는 경우에는 하나의 출원으로 등록할 수 있도록 한 제도이다(예: 한 벌의 차 세트, 한 벌의 끽연용구세트 등)

3. 비밀 디자인 제도
출원시 출원인의 신청이 있는 경우에는 디자인권 설정등록일로부터 3년 이내의 기간 동안 디자인공보 등에 공고하지 아니하고 비밀상태로 둘 수 있도록 한 제도이다.

4. 디자인 무심사 등록 제도
직물지, 벽지, 합성수지지 및 등록율이 높은 일부 품목에 대하여는 기본요건만을 심사하여 등록함으로써 현행의 신규성, 창작성 등 실체적 요건 심사에 소요되는 기간을 대폭 줄일 수 있는 효과가 있는 제도이다.

5. 복수 디자인 등록 출원 제도
디자인무심사등록출원에 한하여 20이내의 디자인을 1출원서로 출원할 수 있게 하여 출원절차를 대폭 간소화함으로써 출원료 등 비용 부담을 경감하여 주는 제도이다.

6. 부분 디자인 제도
물품의 부분(예: 커피잔의 손잡이부분, 안경테의 귀걸이부분 등)에 관한 디자인도 등록을 받을 수 있도록 한 제도이다.

VI. 상표권리 취득

상표란 기호, 문자, 도형 혹은 입체적 형상으로 구성된 것으로서, 이들을 단독 또는 2이상 결합하거나 색채와 결합한 표장으로 타인의 상품 또는 업무와 식별시키기 위해 당업자가 상품 또는 업무(서비스업)에 사용하고자 하는 것을 말한다.

1. 입체 상표 제도
현재 상거래에 많이 사용되고 있는 3차원적인 입체 상표(예: 코카콜라병 모양)를 평면으로 구성된 상표와 마찬가지로 상표등록이 가능하도록 한 제도이다.

2. 다류 1출원 제도
상표등록을 받고자 하는 상품이 1개류 이상에 해당할 경우에도 1출원서로 출원이 가능하도록 한 제도이다. 1출원서로 여러 류를 지정할 수 있으므로 출원절차가 단순해진다. 다만, 다류의 상품을 하나의 출원으로 할지, 별개의 출원으로 할지 여부는 선택사항으로, 출원인의 출원전략에 따라 결정하는 것이 바람직하다.

Tip! 상표와 상품이 유사하다는 것은 무엇인가?
유사란 대비되는 두 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 상품의 출처에 관하여 일반수요자가 오인, 혼동을 일으키는 염려가 있는 것을 말한다. 상표가 유사하기 위해서는 원칙적으로 상표의 속성인 외관형상이 유사하거나(예: HOP와 HCP), 호칭이 유사하거나(예: NHK와 MHK) 또는 의미가 유사(예: 왕과 KING) 하여야 한다.

두 상표를 대비할 때에는 시간과 장소를 달리하여 관찰할 경우 두 상표를 대하는 일반수요자가 두 상표를 혼동하는가, 또한 상표의 일부분이 아닌 전체적으로 관찰하여 두 상표가 혼동되는가를 원칙적으로 하여 상표의 구성결합이 부자연스러운 것에 대하여는 상표구성을 분리하여 각각에 대하여 관찰하여 두 상표가 혼동되는가, 또한 상표가 지정상품에 대하여 어떻게 사용되는가 보다는 상표구성 자체만을 관찰하여 두 상표가 혼동되는가가 원칙적인 상표유사판단방법이다.

지정상품의 유사는 대비되는 두 상품의 객관적인 속성, 즉 상품의 품질, 용도, 원재료, 제조방법의 공동성 제조장소나 판매점 등이 현실로 공통되는가에 따라 거래사회에서 현실적으로 두 상품이 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있는지를 판단하여야 한다.

상표와 상품의 유사여부는 판단자의 주관, 시대상황 등에 따라 결론이 달라질 수 있는 상대적 불확정적 개념이기 때문에 상표법의 취지에 따라 합목적적으로 판단되어야 한다. 유사판단의 전제로 지정상품이 유사한지의 여부가 판단되어야 하며, 상표등록절차에 관한 대다수의 문제는 상표 및 지정상품의 유사문제이므로 상표법에 정통하며 경험이 많은 상표전문가의 도움을 얻는 것이 바람직하다.

VII. 저작물의 등록

1. 일반적인 저작물의 등록
저작물은 산업정책적인 의미는 없기 때문에 특허, 실용신안, 디자인 및 상표와 같은 권리 취득을 위한 출원 및 등록은 저작권의 권리 발생 요건이 아니다.

단, ｢저작권의 귀속｣등에 대하여 후일 분쟁이 발생할 때에 대한 예방수단으로 저작물 등록을 해두는 것은 의미가 있다. 저작물의 등록은 저작권심의 조정위원회 (http://www.copyright.or.kr)에서 할 수 있다.

2. 프로그램 저작물의 등록
컴퓨터 프로그램도 일반 저작물과 마찬가지로 저작권의 일종으로서 등록하지 않아도 권리는 발생한다. 그러나 권리의 귀속에 대하여 분쟁이 발생하는 경우 재판과정에서 자사가 사용하고 있는 프로그램을 특정하거나 창작된 일시 등을 입증하는 것이 중요한 포인트가 되기 때문에 등록제도를 활용하는 것이 일반저작물 이상으로 의미가 크다. 프로그램 저작물 등록 신청절차는 프로그램심의조정위원회 소프트웨어 온라인등록시스템(www.sors.or.kr)에 접속하여 소정의 절차에 따라 진행하거나 변리사에게 의뢰하면 된다.

VIII. 출원 및 등록지원제도

1. 출원료 면제 및 감면 제도
경제적으로 어려운 자에 대한 출원료, 심사청구료를 면제 또는 감면하여 줌으로써 발명 의욕고취 및 개발기술의 권리화를 촉진하기 위해 마련된 제도이다.

(1) 지원대상
출원료의 면제 또는 감면 대상자

구 분	면제 또는 감면 대상자	면제 또는 감면 수수료
전액면제	-국민기초생활보장법수급자 - 국가유공자와 그 유족 및 가족 - 장애인복지법상 등록장애인 - 학생 (재학생에 한함, 대학원생 제외) - 만19세 미만 청소년	특허·실용신안·디자인의 출원료, 심사청구료, 실용신안기술평가청구료
70% 감면	개인 및 중소기업기본법에 의한 소기업	특허·실용신안·디자인의 출원료,
심사청구료	50% 감면 중기업 및 기술이전촉진법에 의한 전담조직 또는 공공연구기관	특허·실용신안·디자인의 출원료, 심사청구료

※ 상표는 면제 또는 감면대상이 아님

(2) 신청방법
반드시 출원, 심사청구, 기술평가청구시에 감면사유를 기재하고 해당 증명서류를 제출하여야 한다. 단, 전액면제자 및 개인은 발명자와 출원인이 동일인인 경우에만 해당되므로 주의하여야 한다.

2. 해외출원비용 지원 제도
내국인이 외국에 출원하는 특허 및 실용신안의 출원비용을 지원하여 줌으로써 우수발명의 해외출원 및 외국에서의 지식재산권 확보와 국제경쟁력을 확보하기 위해 마련된 제도이다.

(1) 지원대상
지원 대상은 내국인으로서 해외에 특허 또는 실용신안을 출원한 개인 또는 중소기업, 대학, 연구기관이다.

(2) 지급기준
출원건별로 300만원 한도 내에서 지급하며, 신청인 1인에 대한 보조금 지원건수로는 개인 및 중소기업이 연간 3건 이내이고, 대학 및 이공계 정부 출연연구소, 국공립 연구기관이 연간 10건 이내이다.

참고로, 대한민국특허기술대전 또는 특허기술상 등 특허청이 주최하는 발명관련 행사에서 수상한 우수발명, 여성 및 장애인의 발명에 대하여는 지원 대상 선정에서 우대할 수 있다. 한편, PCT출원은 국내단계가 진행되었을 경우에 한하여 신청대상이 되며 선정시 국제단계비용까지 소급하여 지급한다.

(3) 지원절차
지원신청발명에 대한 기술성심사를 실시하여 기술성심사결과를 토대로
선정심의위원회에서 특허기술의 우수성, 활용성 등을 평가하여 지원 대상으로 결정된 기술에 한하여 보조금을 지급한다.

(4) 사업수행기관
한국발명진흥회 사업화지원팀 (02-3459-2846, http//ｗww.kipa.org）
※ 주무부서 : 특허청 산업재산진흥팀 042-481-8183

3. 등록료 면제 및 감면 제도
경제적으로 어려운 자에 대한 등록료를 면제 또는 감면하여 줌으로써 발명 의욕고취 및 개발기술의 권리화를 촉진하기 위해 마련된 제도이다.

(1) 지원대상

[표 ] 등록료의 면제 또는 감면 대상자

구 분	면제 또는 감면 대상자	면제 또는 감면수수료
전액면제	- 국민기초생활보장법수급자 - 국가유공자와 그 유족 및 가족 - 장애인복지법상 등록장애인 - 학생(재학생에 한함, 대학원생 제외) - 만19세 미만 청소년	특허․실용신안․디자인의 최초 3년분의 등록료
70% 감면	개인 및 중소기업기본법에 의한 소기업
50% 감면	중기업, 대기업과 중소기업의 공동연구, 기술이전촉진법에 의한 전담조직 또는 공공연구기관

※ 상표는 면제 또는 감면대상이 아님.
(2) 신청방법
반드시 등록시에 감면사유를 기재하고 해당 증명서류를 제출하여야 한
다. 단, 전액면제자 및 개인은 발명자와 출원인이 동일인이어야 한다.

(3) 문의처
• 특허청 특허고객서비스센터
- 대전 : 전화상담 1544-8080, (http://www.kipo.go.kr)
- 서울 : 음성자동안내(ARS) 02-568-8155~7, 일반 02-568-6079