럭키국제특허법률사무소

특허심판/침해 > 분쟁해결방안

I. 분쟁해결방안

타사가 자사의 특허를 침해하였든지 또는 타사로부터 침해경고를 받았든지 분쟁이 발생하면 이를 효율적으로 해결해야 한다. 소송제도를 통하여 해결할 것이 있고 소송외적 제도를 통하여 해결해야 할 것이 있다. 이하에서는 분쟁해결제도의 종류(소송제도와 소송외적 해결제도)를 알아보고 분쟁의 발생시 경영자가 이용해야할 분쟁해결제도를 설명한다.

1. 분쟁해결제도의 종류

(1) 소송제도

① 민사적 구제수단
분쟁해결을 위한 소송제도로서 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 가압류․가처분의 민사적 구제수단이 있다.
가. 침해금지 및 예방청구권(특허법 제126조)
특허권자·전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 고의·과실을 불문하고 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- 침해금지청구권의 내용 : 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다..
나. 손해배상청구권 (특허법 제128조)
특허권자·전용실시권자는 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
다. 신용회복조치청구권(특허법 제131조)
특허권자 또는 전용실시권자는 타인이 고의 또는 과실로 특허발명을 침해하여 업무상의 신용을 실추케 한 때에는 법원에 신용회복조치를 청구할 수 있으며, 법원은 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 신용회복조치를 명할 수 있다.
- 신용회복조치 방법 : 신문, 잡지 등에의 권리자의 승소사실 게재 등
라. 부당이득반환청구권 (민법 제741조)
법률상 원인 없이 타인의 특허권 또는 전용실시권으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 권리자에게 손해를 가한 자에게 그 이익을 반환하도록 청구할 수 있는 권리를 말한다.
마. 추정정
- 손해액의 추정(특허법 제128조) : 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 손해의 액으로 추정하며, 또한 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 상당액을 특허권자·전용실시권자가 받은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- 생산방법의 추정(특허법 제129조) : 물건의 생산방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산 된 것으로 추정한다..
- 과실의 추정(특허법 제130조) : 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
바. 가처분
특허권자는 자신의 특허권이 침해되고 있음을 이유로 침해금지명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는 바, 특히 본안에 관한 최종적인 심리이전의 단계에서 (제소전․후를 불문) 침해피의자에게 잠정적인 침해금지명령을 내리는 것을 가처분이라고 한다.

가처분 명령은 특허권자에게는 매우 실효적이고, 강력한 공격수단이 되며 침해혐의자에게는 즉각적인 사업 중단을 초래하는 두려운 존재이다.

따라서 법원에서의 가처분의 인정은 다음과 같은 매우 엄격한 요건을 요하고 있다. 침해혐의자에 대한 불측의 손해를 입힐 수 있기 때문이다. 가처분이 인용되기 위해서는 다음의 요건들이 충족되어야 한다. 이러한 요건들에 대한 입증책임은 가처분 신청권자(원고)가 부담한다.

[표 3] 가처분의 요건

요 건	주 요 내 용
본안의 승소 가능성	당해 특허의 특허청구범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되며, 당 특허를 침해하였는지 여부 및 당해 특허의 유효성 문제이다. 이의 입증책임은 가처분 신청자(원고)에게 있다
회복할 수 없는 손해의 염려	금적적인 배상이 적당치 않거나 완전한 전보배상이 불가능한 손해를 말함. 본안에서의 승소가능성이 충분히 입증된 경우에는 보통 추정된다.
특허권자와 침해피의자의 이익형량 고려	가처분이 기각될 때 특허권자의 손해가 인용시의 침해 피의자의 손해를 초과하거나 적어도 적지 않아야 한다라는 요건을 말하며 이는 법관의 재량 사항이다. - 실제적으로 대부분 형량의 결과가 피고측에 일방적으로 기울지 않는 한, 가처분을 인정하는 것이 법원의 태도이다.
공익에 반하지 않을 것	특허침해 제품의 생산 및 판매를 금지함으로써 소비자의 선택권을 제한하고 생필품인 경우에는 공공의 부담 등의 공익을 주장할 수 있으나, 특허권 보호의 공익이 상기와 같은 잠재적인 공익보다 우월하므로 당해 요건이 문제되는 경우는 드물다.
담보의 제공	피고의 손해를 담보하기 위해 요구되는 요건임.

특허침해소송에서의 가처분 신청

가처분 신청이 결정되는데 걸리는 기간은 보통 3개월에서 6개월 정도이며, 특허권의 침해여부가 판단되어 가처분이 인정되면 침해자의 생산 및 판매가 중단되므로, 가처분 신청은 특허침해소송에 있어서 매우 자주 이용되고 있다. 　

② 형사적 구제수단
가. 특허권 침해죄 (특허법 제225조)
- 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.
- 친고죄로서 특허권자 또는 전용실시권자의 고소가 있어야 한다.
나. 몰수 (특허법 제231조)
법원은 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 경우에는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.
다. 양벌죄 (특허법 제230조)
법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자, 기타 종업원이 업무와 관련하여 침해죄, 허위표시의 죄, 사위행위의 죄를 범하였을 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 벌금형을 부과한다.

(2) 소송외적 해결제도
① 개요
심판·소송을 통한 해결은 일반적으로 장기간의 시간이 소요되는 한편, 상품의 라이프 사이클이 짧아지고 기술수명이 날로 단축되고 있으므로, 사법적 절차가 종료되는 시점이 되면 사실상 법적 구제 실익이 희박해지며, 기업은 분쟁해결에 큰 비용을 지불해야 하는 등 기업 경쟁력을 잃게 된다.

따라서 첨단기술분야 등의 급속한 발전으로 분쟁내용이 고도화, 복잡화되어감에 따라 산업재산권 분야의 전문가에 의한 간이 중재·조정제도가 요청된다.

이러한 소송외적 해결제도의 장점은 다음과 같다..
- 신속하고 비용측면에서 경제적이며
- 편리하고, 비공식적인 절차에 의하여 문제를 해결할 수 있다.
- 소송보다 저렴한 비용을 들여 손해배상의 청구가 가능하다.
- 당해 분야의 전문가들의 도움으로 분쟁을 조기에 해결할 수 있다.
- 소송절차에 의하여 공개될 수 있는 회사의 영업비밀을 보호할 수 있다.

② 제도의 종류
가. 중재제도
분쟁 당사자의 합의에 따라 분쟁에 관한 판단을 법원이 아닌 제3자(중재인 또는 중재기관)에게 맡겨 그 판단에 복종함으로써 분쟁을 해결하는 방법이다.
대표적인 중재기관으로는 대한상사중재원(http://www.kcab.or.kr/)이 있다. 상사중재원에 중재를 신청하고자 하는 경우에는 '일반거래중재팀 (02-551-2006)'으로 문의하면 된다.
나. 조정제도도
㉠ 목적 : 첨단기술이 급속한 발전에 따라 점차 복잡화되어가는 산업재산권 분쟁을 경제적이고 신속하게 대응하기 위하여 각계 전문가로 구성된 분쟁조정위원회를 통해 당사자간 원만한 해결을 유도
* 조정신청일로부터 3개월 이내에 조정 완료(민원인의 비용부담 없음)
㉡ 분쟁조정 대상
- 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권의 침해․양도 또는 실시에 관련된 분쟁 및 직무발명보상에 관련된 분쟁 등
㉢ 분쟁조정 효력 : ‘민법상 화해 -> 재판상 화해’로 조정효력 강화
- 분쟁조정위원회의 조정권고를 바탕으로 양 당사자의 합의조정이 성립되면 확정판결과 동일한 ‘재판상 화해’ 효력 발생
㉣ 분쟁조정절차
- 분쟁조정 신청서 제출 → 조정부 구성 → 피신청인의 답변서 제출 → 분쟁사건 조사 및 조정안 작성 → 조정 권고 → 조정안 수락 및 조정조서 작성
㉤ 문의처 : 특허청 산하 지식재산보호센터(042-481-5188~9,
http://www.kipo.go.kr/ippc)
다. 협상상
협상이란 협상에 참여하는 양당사자가 협상의 타결(또는 협상의 대상)에 대한 서로의 기대를 일치시켜가는 과정으로 정의된다.
③ 기타
소송을 통하지 않고 분쟁을 해결하는 중재와 조정 이외에도 행정기관인 관세청은 산업발전을 저해하고 소비자를 기만하여 국제적으로 금지되고 있는 불공정 무역행위인 상표권 침해물품, 저작권 침해물품의 수출입을 금지하고 있다(매뉴얼 4.6절의 4 참조).
여기서 수출입이 금지되는 품목은 상표권과 저작권 관련 물품뿐만 아니라, 특허권, 디자인권, 실용신안권 및 부정경쟁행위로부터 보호되는 제 권리를 포함하고 있다. 관세청(http://www.customs.go.kr/)을 통하여 침해가 의심되는 물품의 수입여부를 확인할 수 있으면 직접 침해물품에 대한 신고를 할 수도 있다.
2. 분쟁해결방안의 선택택

(1) 소송이냐 소송 외 수단이냐?
특허분쟁의 발생을 인지한 이후, 가장 중요한 결정 사항은 소송이냐 소송 외 수단이냐 여부의 결정이다. 이것의 최종적인 판단은 주로 최고 경영자의 몫이며, 그 결정 여하에 따라 분쟁의 양상이 크게 달라질 수 있는 중요한 사항이다.

① 판단시 고려사항

[표 4] 소송전략 수립 시 고려사항

항목	내용
특허분석 결과	판단의 핵심적 기초 자료이나 반드시 법원의 판결과 일치한다는 보장이 없기 때문에 절대적인 신뢰는 금물
상대방의 의도분석	시장진입 봉쇄 또는 퇴출 의도를 가지고 있는지? 수용하기 힘든 태도를 고집하는지 여부 등
소송비용	소송비용이 감당할 수 있는가
사업상 고려	시장에서의 불확실성과 위험을 회피하는 전략적 사항도 검토 요소

② 각 방안의 장·단점

[표 5] 소송과 소송 외 수단의 장 · 단점 비교
　

구분

장 점

단 점

소송

무리하고 과도한 요구에 단호히 대처함으로써 추후 유사분쟁 차단 효과

소송비용 과다

상당기간 불확실성 초래

소송상의 불편과 핸디캡

거액의 손해배상 판결 위험

소송외적

수단

융통성 있는 해결 가능

안정적 사업수행

불필요한 소송비용 절감

안이한 타협으로 후속 유사 분쟁 촉발

(2) 국내특허소송제도의 특징
현재의 우리나라 특허소송제도는 특허무효심판이나 권리범위확인심판 등의 심판 및 심결취소 소송에 대해서는 특허심판원과 특허법원에서 각각 진행하고, 특허와 관련하여 침해금지, 손해배상 및 신용회복 등에 대한 소위 특허침해소송은 (일반 민사)지방법원이나 고등법원에서 다루고 있다.

따라서 특허침해소송 진행 중이라도 해당 특허에 대한 권리범위확인심판이나 무효심판을 제기하여 다툴 수 있어 상대방 특허에 대한 항변수단으로 활용할 수 있다. 무효심판이나 권리범위확인심판에 대해선 특허심판원
(http://www.kipo.go.kr/ipt/, 042-481-5867, 5872)에 문의하면 된다.

국내특허소송제도

특허심판 제기

변리사의 감정서, 권리범위확인심판이나 무효심판의 결과는 침해소송의 판단에 있어서 법원의 판단에 중요한 참고자료가 되고 있으므로, 침해소송의 제기에 앞서 변리사의 감정서, 권리범위확인심판이나 무효심판을 청구하여 결과를 확인한 후 침해소송 제기 여부를 결정하는 것도 소송 전략의 하나일 수 있다.
'07. 7. 1. 이후
· 무효심판절차에서 정정청구 기회를 확대
청구인이 무효심판 청구시 제출하지 않은 새로운 무효증거를 추후 제출하는 경우 피청구인(권리자)에게 추가로 정정 기회를 부여
· 권리범위 확인심판에서의 확인대상발명의 보정범위를 확대
권리범위확인심판에서 확인을 받고자 하는 대상물(확인대상발명)을 잘못 특정하여 심판을 받지 못하게 되는 경우에도 일정한 요건하에서 확인대상발명을 변경하는 것을 허용하여 심판을 받을 수 있도록 개선 　