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특허심판/침해 > 침해경고를 받은 경우

I. 타사로부터 권리침해를 받은 경우

선행기술조사를 행한 경우라 하더라도 타사로부터 특허 침해 경고를 받을 수 있다. 기업체에서 처음 경고장을 받은 경우 큰 문제가 발생한 것으로 생각하여 당황할 수 있으나 경고장의 내용을 충분히 숙지하여 상대방의 요구에 따라 적절히 대응할 필요가 있다.

1. 일반적 대응방안

(1) 경고장 내용의 사실관계를 확인한다.
경고장을 받았을 경우에는 경고장 내용의 사실관계를 검토하고 동시에 상대방의 의향을 파악할 필요가 있다.

(2) 경고장을 잘 읽고 상대방의 주장을 이해한다.
• 체크 사항
- 보낸 주체가 회사의 책임자인가 또는 대리인(변리사, 변호사)인가
- 상대 특허권은 특정되어 있는가
- 자사 제품 기술은 특정되어 있는가
- 침해라고 판단하는 증거와 이유가 명기되어 있는가
- 상대요구가 특정(제조 판매의 중지, 손해배상청구, 라이센스 청구 등)되어 있는가
- 회답기한은 언제까지인가
- 보낸 주체가 대리인인 경우 상대의 강경자세를 살피고, 당사자도 전문 대리인을 세울 것인가

한편, 상대방이 보낸 경고장에 침해주장 이유나 근거가 명확하게 제시되지 않은 경우에 상대방에게 보다 명확한 근거 자료를 요구하여 합당한 범위 내에서 심리적 부담을 준다.

(3) 침해여부 및 무효사유를 판단한다.
만일 해당 권리가 경고자의 주장 그대로인 경우, 자사의 현재 실시품(또는 실시방법)이 기술적 범위에 속하는지의 여부 즉 침해여부판단을 하여야한다.
또한, 상대방 특허에 대해 무효 항변을 하는 경우 효과적으로 대응할 수 있다.

(4) 경고장에 대해 조치를 취한다
경고장에 대해서는 될 수 있는 한 마찰을 피하기 위해 기간 내에 성의있는 회답을 한다.

2. 침해여부 및 무효사유에 대한 검토
침해경고를 받은 경우 자사 실시기술의 상대방 특허 침해여부 및 상대방 특허의 유효여부를 판단해야 한다.

(1) 상대방 특허 침해 여부 검토
자사의 실시기술이 상대방 특허를 침해하였는지 여부는 다음과 같이 판단한다.

① 특허침해의 개념 및 유형
특허권의 침해란 제3자가 정당한 권한이 없이 타인의 권리(특허권 또는 전용실시권)로 되어있는 발명을 업(業)으로서 실시하는 경우를 말한다.
• 특허침해의 요건
- 유효한 권리 : 특허침해가 성립되기 위해서는 특허권의 권리가 유효하여야 한다.
- 발명의 동일 : 특허침해의 성립은 실시발명과 특허발명(특허청구범위에 기재된 발명)의 동일이 전제되며 동일여부는 발명의 구성·목적·효과를 대비하여 판단하되, 여기서 동일이라 함은 자명한 정도의 상이를 포함하는 개념이다.
- 업으로서 실시 : 타인의 특허발명의 실시는 업으로서의 실시이어야 한다. 즉, 사업적으로 실시하여야 하고, 실시의 의미는 특허법 제2조에 정의한 규정에 의한다.
- 실시의 위법성 : 타인의 실시는 실시권 등의 정당한 권한이 없이 하는 실시이어야 한다.

② 특허침해의 검토
자사가 입수한 자료와 상대가 제시한 증거의 신뢰성이나 가치를 종합적으로 판단하여 침해여부를 판단한다. 침해여부에 대해서는 전문가인 변리사 또는 변호사에게 감정을 받는 것이 좋다.

(2) 특허 무효 항변의 검토
상대방 특허를 침해하고 있다고 판단되더라도 상대방 특허가 무효사유를 가지고 있어 무효항변을 제기할 수 있다면 소송에 있어서 유리하다.
① 무효항변의 근거 조문
등록된 특허에 대한 일반적인 무효사유에는 신규성과 진보성의 결여가 대표적이다. 통상 활용되는 근거조문은 다음과 같다.
가. 특허법 제29조 발명의 정의, 신규성, 진보성
나. 특허법 제42조 제3항 명세서 기재요건
② 기타 무효항변 사유

[표 1] 기타 무효항변의 사유

종류	내용
금반언	권리자의 권리 불행사 언동을 믿은 실시자를 보호하는 원칙
선발명의 항변	등록된 특허와 동일한 발명이 이미 타인에 의해 이루어졌다는 항변
불제소(不提訴) 특약의 활용	상대방으로부터 제소하지 않겠다는 특약을 받음으로써 분쟁을 미연에 방지

회피설계의 검토

상대방 특허권에 대한 무효사유 조사에서 뚜렷한 무효자료를 찾을 수 없다면, 일단 가장 먼저 해야 할 것이 회피설계이다. 회피설계란, 해당 제품의 기능 및 성능에는 거의 영향을 주지 않으면서도 당해 문제특허의 권리범위에서는 벗어나서 침해가 되지 않도록 하는 것을 말한다. 일반적으로 특허는 해당 제품의 성능이 가장 좋게 발현되도록 청구항을 잡는 것이 일반적이다. 따라서 상기한 바와 같이 문제특허의 권리범위를 벗어나면서 제품의 기능 및 성능에 영향을 주지 않는다는 것은 대단히 어려운 작업이다.

그러나 이렇게 어려운 일일수록 특허요원과 연구/개발원들이 머리를 맞대고 노력한다면 반드시 해결책을 찾을 수 있을 것이다. 이렇게 어려운 일이지만 반드시 회피설계를 해야만 하는 이유는, 최종적으로 아무런 대응책이 없어서, 특허권자와 특허 로열티 협상에 들어가게되는 경우에, 회피설계를 통하여 향후에는 특허침해 없이 제품을 만들 수 있다는 것을 특허권자에게 인지시키면 그 특허 로열티는 극히 낮아질 수 있고, 반면에 회피설계가 불가능한 경우엔 그 특허 로열티는 그야말로 “부르는 게 값”이 될 수 있기 때문이다.

3. 경고장에 대한 검토

(1) 경고장 요건의 검토
문제 특허의 특허번호, 특허침해 제품의 특정 여부를 검토한다. 불특정시에는 무시해도 무방하다.

(2) 경고장 내용의 검토
특허권자의 의도(라이센스 계약을 체결하고자 하는 것인지 아니면 애초 시장진입 방해나 퇴출을 기도하는 것인지), 심각성(협상과 소제기 중 어느 쪽에 더 기울어 있는지), 요구 사항의 수용가능성 및 협상가능성 등을 종합적으로 철저히 검토한다.

(3) 대리인 선임 필요 검토
- 특허분쟁을 둘러싼 경고장 처리에 관하여 회사 내 처리능력, 경험이 충분하지 못한 경우
- 대상제품이 기업에게 높은 이익을 주는 주요 제품이고, 위험이 많은 경우
- 권리자 또는 대리인이 제품 비즈니스는 없이 특허 비즈니스만을 하는 특허 마피아 등의 악덕 업체로 알려진 경우

(4) 전문가의 감정서 확보
고의 침해에 대한 중벌 적용을 회피할 수 있는 효과적인 방어책이다.

(5) 경고장에 대한 회신
대리인을 선정하지 않거나 선정하는 중에 스스로 경고장에 대한 회신을 작성하는 경우의 유의사항은 다음과 같다.(경고장에 대한 회신문은 참고자료 3. 참고)

[표 2] 경고장 회신 시 유의사항

항 목	유 의 사 항
회신기간	-경고장에 대해 응답하지 않으면 추후 소송에서 불성실한 태도로 비춰질 수 있으므로 적당한 시기를 봐서 잠정적 회신하고 시간을 확보.
회신 서명자 선택	-사장이 직접 회신에 서명할 필요 없으며 담당자가 서명하여도 무방 -사장이 직접 회신한 경우 추후 소송에서의 증언녹취, 재판 절차에 있어 상대방이 증인심문을 청구해 올 때 이를 거부하기가 곤란하기 때문
회신은 간략하게	-성실하게 대응한 기록을 남기기 위해 필요한 사항만을 냉정하고 간결하게 서술 한정한다. -불필요한 언행이나 스스로의 자인은 절대 금물.
장래 의무 부담행위 서술금지	-일시적인 도피를 위한 장래의무 부담행위를 서술하는 것은 절대 금기사항이다. (예: 기간을 스스로 한정하여 검토서 작성하는 것, 제품샘플의 공여 등)
침해관계의 설명과 그 근거자료의 제시요구	-권리자의 공격을 제어하기 위해서는 부담을 주는 일이 가장 효과적이다. -특히 외국 선진기업들이 우리 기업의 대응능력의 미숙한 점을 이용하여 쉬운 방법으로 이득을 얻으려는 의도로 행해지는 무분별한 경고장 남발을 미연에 방지하는 효과적 수단이다
회신내용	-잠정적 회신 (경고장 수령 확인, 성실한 검토 약속, 검토시 자료 입수에 상당 기간소요 통보, 호의적 해결 희망 암시) -실질적인 회신 (문제 회피 확신할 때 또는 문제 해결 가능성이 없을 때)
관련서류 복사본 송부	-추후의 소송 증거 자료 제출 및 권리자에게 우수한 대리인이 배후에 있다는 사실을 주지시킬 필요가 있다.

(출처 : 국제특허분쟁대응 표준 매뉴얼, 한국전자산업진흥회, 2004)
　