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I. 권리침해가 의심되는 경우
경쟁사나 제3자가 자사의 산업재산권을 침해한다고 의심되는 경우에는 실시품 (침해가 의심되는 물건, 방법, 브랜드,
디자인 등)을 분해, 분석하고 자사 특허와의 관계를 조사하여 침해증거를 잡는 것이 선행되어야 한다.
증거를 잡은 후에는 경고장에 의해 제조나 판매 등을 중지하도록 요구한다. 경고장을 송부하였음에도 불구하고 계속
침해품을 제조나 판매하는 경우에는 소송을 제기할 필요가 있다.
이하에는 타사의 권리침해가 의심될 경우 그 구체적 대응을 위한 절차를 소개한다.
1. 침해사실을 발견한다.
침해사실의 발견은 자사의 영업부가 거래시장에서 타사의 침해품을 발견하게 되거나, 제3자로부터의 문의나 통지를 통한
지적, 원 권리자(라이센서)로부터의 지적 등을 통해서 이루어진다.
2. 침해의 증거수집과 침해자 조사를 한다.
침해 사실이 발견된 경우, 먼저 침해행위를 뒷받침할 수 있는 증거자료(침해품, 카탈로그, 기술자료)를 수집한
다음에, 침해자에 대한 조사(침해품의 생산, 판매량, 판매루트, 실시개시의 시기, 생산방법 등의 실시상황과
회사규모, 자금력, 기술력, 영업력, 자사와의 이해관계, 대리인 등 기업력의 조사)를 한다.
3. 침해사실을 확인한다.
수집한 증거조사에 의해 특정된 대상물(방법)을 자사의 특허발명과 대비하여 기술적 범위에 속하는 지의 여부, 즉
자사의 특허발명을 침해하고 있는지 여부를 검토한다.
4. 침해의 입증방법을 확인한다.
상대방의 실시가 자사의 특허를 침해하였다고 판단될 경우에는 신중을 기해 침해의 입증 방법을 모색하여야 한다. 실패할
경우에, 상대방으로부터 무고죄로 공격당할 수도 있다.
5. 방침을 세운다.
이상의 수순에 의거한 조사와 판단에서 침해자에 대해서 경고할 지의 여부, 그리고 경고할 경우 앞으로의 대응에 대한
방침을 세우는 것도 중요하다.
6. 상대방에게 경고한다.
경고는 통상 서면으로 행하고 경고장에서는 권리자 권리의 특정(특허번호, 공고번호, 발명의 명칭 등) 및 상대방
실시양태의 특정(침해품, 방법 등) 및 회답기한 등을 명시하여 통상, 내용증명 우편으로 상대방에 발송한다.
상대방이 복수인 경우, 상대방을 특정하지 않고, 신문지상에 게재 경고하는 경우도 있으나 많은 경우에는 직접
상대방에게 내용증명 우편으로 경고하는 방법이 가장 바람직하다.
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보상금청구권 |
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경고장 작성시 침해된 기술이 출원중인 경우는 특허법 제65조의 ‘보상금 청구권’에 관한규정이 적용된다. 이 조항이 적용되기 위해서는,
1) 해당 출원이 공개되어 있어야 하므로, 아직 공개 전이라면 조기공개신청을 하고 공개 후 경고장을 보내야 된다.
(2) 등록이 된다는 것을 전제로 청구할 수 있기 때문에, 일단 현 단계에서는 경고만을 할 수 있을 뿐이고,
(3) 등록 후에 출원 중 침해행위에 대하여 보상금청구를 할 수 있다.
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경고장 송부의 이점 |
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특허권 등의 권리를 이용해서 시장을 선점할 수 있는 방법 중의 하나가 경고장의 송부이다. 예를 들어, 경쟁사가 제품의 직접 판매뿐만 아니라 유통업체를 통하여 제품을 판매하고 있는 경우, A사는 경쟁업체 뿐만 아니라 유통업체를 상대로 특허권 또는 디자인권의 침해를 이유로 경고장을 발송할 수 있다. 유통업체도 판매라는 특허권의 직접 침해 행위를 하고 있기 때문이다.
보통 유통 업체는 침해의 경고를 받게 되면 납품 업체에 그 해결을 요구하고 문제가 해결될때까지 제품의 판매 및 납품을 중단시킨다. 따라서 A사는 유통업체에 경고장을 송부함으로써 경쟁사가 유통업체를 통해서 제품을 판매하는 것을 막거나 적어도 일정 기간 동안 방지할 수 있고 그 기간 내에 A사는 제품 판매에 주력함으로써 시장점유율을 증대시킬 수 있다.
A사의 침해 주장에 관한 경고가 부당한 것(즉, 특허 침해가 아닌 것)으로 판정되더라도 이와 같은 결과가 나올 때까지는 상당한 기간이 소요되므로 이 기간 동안 경쟁사는 자유롭게 제품을 판매하거나 할 수 없으며, A사는 시장을 선점할 수 있는 시간을 확보할 수 있는 것이다. A사의 침해 주장이 침해가 아닌 것으로 판정되더라도 A사의 경고장 송부는 특허권자의 정당한 권리 행사에 해당할 뿐이므로 A사는 지적재산권의 취득에 의해서 경쟁사의 시장진입을 일정기간 방지할 수 있는 이익이 있다.
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경고장 송부시의 주의사항 |
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사례- 특허권자 A가 제조회사 B를 상대로 경고하는 외에, 백화점과 홈쇼핑에 까지 협조문 형식을 빌어 고지하여, B가 전문가의 감정 등을 받음과 동시에 회신문 발송, 무효심판, 권리범위확인심판을 제기하였음에도 불구하고, 재차 위 백화점등에 경고장을 발송하여 결국 백화점에 납품 철수, 홈쇼핑 방송중단 등의 문제가 발생하였다.
이에 B회사는 A사를 상대로 명예훼손죄, 허위사실유포죄, 업무방해죄 등으로 고소함과 동시에 영업방해금지 등 가처분신청을 제기하였다.
이와 같이, 상대방의 실시 제품이 침해품이라는 취지를 상대방뿐만 아니라 거래처(도매, 소매점 등)에 선전할 때 주의를 요한다(예, 백화점이나 홈쇼핑 등).
만일, 상대방의 행위가 권리침해가 아니라고 판단되는 경우 “경쟁관계에 있는 타인의 영업상 신용을 해치는 허위사실을 진술하고 또는 유포하는 행위”에 해당하여, 그 유포행위의 금지청구, 손해배상청구, 때로는 신용회복조치로서 사죄광고게재청구를 당할 경우도 있고, 또 명예훼손, 신용훼손 등 형사책임을 묻게 되는 경우도 있으므로 유포행위에 각별한 신중을 요한다.
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