럭키국제특허법률사무소

특허심판/침해 > 특허심판제도

I. 특허심판이란?

■ 산업재산권과 관련하여
- 심사관이 행한 처분(거절결정 등)에 불복하거나 또는
- 그 처분에 의해 부여된 설정된 산업재산권에 관한 분쟁 (특허무효, 권리범위확인 분쟁 등)을 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관 합의체에 의하여 행해지는 특별행정심판

■ 특허심판제도 운영의 이유
- 전문적인 기술내용에 대한 이해를 바탕으로 전문성이 축적된 기관으로 하여금 그 적법여부를 판단토록 하는 것이 바람직스럽기 때문에
- 통상의 행정소송이나 민사소송과는 다른 특별한 특허심판제도를 운영

2. 광의적 특허소송의 개념

3. 특허심판의 법적성격

■ 준사법적 행정행위
- 심판관의 직무상의 독립
- 민사소송과 유사한 엄격한 절차 내지는 민사소송절차의 준용
- 심판에 대한 일사부재리의 원칙 등이 적용

■ 특허소송의 사실상의 제1심
- 행정심판이기는 하나, 특허법원과 대법원으로 이어지는 특허소송의 사실상의 제1심 역할
- 특허법원에 소를 제기하기 위해서는 그 전에 특허심판원의 심결을 반드시 받아야 함

4. 민사소송과의 차이점

민사판결의 효과와는 달리 특허심판의 결과는 당사자 이외에 제3자에게도 영향을 미치는 점 등이 고려되어 민사소송과 몇 가지 기본적인 차이를 두고 있음
- 소송물적 측면 : 민사소송에서는 '당사자주의(처분권주의 : 사적자치의 원칙)'가 적용되나 특허심판에서는 '직권주의'가 적용
- 소송자료에 대한 수집책임 측면 : 민사소송에서는 '변론주의(제출주의)'가 적용되나 특허심판원에서는 '직권탐지주의'가 적용
- 민사소송에서는 '구술심리주의'가 적용되나, 특허심판에서는 '구두심리 또는 서면심리' 모두가 가능

5. 특허심판의 유형 및 특징

■ 정정무효심판
- 정정심판이나 정정청구에 의하여 확정된 명세서 또는 도면의 정정이 부적법한 경우(특§136조 제1항 내지 제3항의 규정에 위반된 경우) 그 명세서 또는 도면의 정정을 무효시키는 심판
- 정정되어서는 안될 사항이 정정되어 출원시까지 소급하여 유효한 권리로서 행사됨에 따라 선의의 제3자가 입게 될 예측할 수 없는 손해를 방지

● 정정무효의 사유
- 명세서 또는 도면에 대한 정정이 ① 특허청구범위의 감축, ② 잘못된 기재의 정정, ③ 불명료한 기재의 석명이 아닌 경우
- 명세서 또는 도면에 대한 정정의 결과가 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것인 경우
- 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 없는 것인 경우
● 청구기간
- 정정심결이 확정된 이후라면 특허권의 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있음
- 단, 정정후 특허가 이미 무효로 된 경우에는 청구할 수 없음

● 심결확정의 효과
- 정정을 무효로 하는 취지의 심결이 확정되면 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 봄
- 다만, 2 이상의 청구항이 있는 특허에서 정정후에 그 일부가 무효가 된 경우 정정무효의 심결의 효력은 이미 무효로 된 것에는 미치지 않음

■ 권리범위확인심판
- 특허발명의 보호범위(즉 특허권의 효력이 미치는 범위)를 확인하기 위하여 청구하는 심판
- 특허권의 범위를 절대적인 개념으로 확정하는 심판이 아니고 특허발명을 중심으로 어떤 대상물이 적극적으로 그 특허권의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 그에 속하지 아니함을 상대적인 개념으로 확인하는 심판

● 취지
- 특허법 제97조에 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.”라고 규정하여 특허발명의 보호범위의 판단기준을 제시하고 있으나, 권리자는 자기의 권리가 미치는 범위를 넓게 해석하려고 하고 비권리자는 이를 좁게 해석하려는 경향이 있어 양자간에 많은 분쟁이 발생
- 당사자간의 분쟁이 국가기관의 객관적인 해석을 기초로 원만하게 해결될 수 있도록 하기 위하여 특허발명의 보호범위를 확인하는 권리범위확인심판제도를 마련

● 적극적 권리범위확인심판
- 특허권자가 확인대상발명의 실시자를 상대로 하여 청구하는 심판
- 그 취지는 “확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다“라는 심결을 구하는 형식

● 소극적 권리범위확인심판
- 확인대상발명을 현재 실시하고 있거나 앞으로 실시하고자 하는 자가 특허권자를 상대로 하여 청구하는 심판
- 그 취지는 “확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다”라는 심결을 구하는 형식

● 청구인
- 적극적 권리범위확인심판: 특허권자와 전용실시권자
- 소극적 권리범위확인심판: 이해관계인

● 피청구인
- 적극적 권리범위확인심판: 현실적으로 확인대상발명을 실시하고 있는 자
- 소극적 권리범위확인심판: 특허권자

● 확인의 대상
- 적극적 권리범위확인심판: 상대방이 현재 실시하고 있는 것만이 대상
- 소극적 권리범위확인심판: 비권리자가 현재 실시하고 있는 것은 물론 장래에 실시하고자 하는 것도 확인의 대상

● 대상발명의 특정
- 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 현재 실시 중이거나 장래 실시 가능한 기술을 대상으로 하며, 실시하지 않는 다른 기술을 대상으로 하여서는 안됨
- 권리범위확인심판의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 발명과 서로 대비될 수 있을 정도로 특정되어야 함

● 심결의 효과
- 확정된 권리범위확인심결이 민,형사상 사건에서 법원을 직접적으로 구속하지는 않음
- 소극적 권리범위확인심판청구를 한 경우에 그 심판청구가 이유 없으면 이를 배척함에 그쳐야 함. 즉「심판청구를 기각한다」라고 하여야 하며, 이 발명이 상대방의 특허권리범위에 속한다고 심결함은 위법

■ 정정심판
특허권이 설정된 후에 특허권자가 법률에서 규정한 범위내에서
특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하여 줄 것을 요구하는 심판

● 취지
- 특허권 설정이후에 발견되는 명세서와 도면의 하자에 대하여 치유기회를 제공함으로써 특허권자를 보호하고, 불명확한 권리의 존재로 인한 제3자의 피해도 방지
- 특허권이 발생된 이후에 명세서를 정정하는 것이므로 정정의 결과가 기존의 권리관계에 변동을 초래할 경우 법적 안정성을 해할 우려가 있으므로 매우 제한적이어야 함
- 특허무효심판이 청구되는 경우, 특허의 하자를 제거하여 보다 완전한 특허로 하기 위하여 정정심판을 청구

● 청구인
- 특허권자만이 청구가능, 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 심판의 청구인
- 전용실시권자, 질권자 또는 통상실시권자가 있을 때에는 이들의 동의를 받아야 함

● 청구시기
- 특허권설정등록 이후에만 청구할 수 있고, 특허권의 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 가능하며, 청구회수에도 제한이 없음
- 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없음
- 법적 안정성을 위해서 특허가 심결에 의하여 무효로 된 후에는 청구할 수 없음

● 정정의 범위
- 명세서 또는 도면에 대한 정정이 ① 특허청구범위의 감축, ② 잘못된 기재의 정정, ③ 불명료한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 가능 - 명세서 또는 도면에 대한 정정이 형식상으로는 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 해당한다 하더라도 실질적으로 특허청구범위의 확장 또는 변경에 해당될 때에는 인정될 수 없으며
- 특허청구범위의 감축, 오기의 정정의 경우에는 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 함

● 정정을 인정하지 않는 경우
- 정정이 부적법한 경우, 심판관은 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여
- 지정기간 내에 의견서가 제출되지 아니하거나 제출된 의견서에 의해서도 정정이 인정될 수 없는 경우, 심판청구를 기각
- 특허권자는 심리종결의 통지가 있기 전까지 심판청구서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 보정가능

● 정정을 인정하는 경우
- 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정한다는 심결을 하고 정정내용은 특허공보에 기재

● 정정심결의 효력
- 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 봄

　

이의신청제도의 무효심판제도로 통합

특허이의신청제도를 특허무효심판제도로 통합하는 개정 특허법이 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 공포되었다.

개정 특허법에서는 이의신청제도를 폐지하고 이의신청제도의 공중심사 기능을 무효심판제도로 통합시켜 권리의 유･무효 판단절차를 일원화시킴으로써 권리의 유효성을 충실하고 신속하게 판단할 수 있도록 하였다. 이 규정은 2006. 10. 1. 이후에 특허권의 설정등록이 된 것부터 적용한다.

개정 특허법 제133조제1항 단서조항에 의한 무효심판청구료를 기존 이의신청료와 동일하게 책정함으로써 무효심판청구인의 부담을 최소화하고 이의신청제도를 무효심판제도로 통합하는 취지를 살리려고 하였다.

이의신청제도는 특허권이 설정되어 권리로서 확정된 후에 그 권리의 유효성을 다투는 제도로서, 권리자에게 특허권에 대한 정정의 기회를 부여한다는 점 등에서 무효심판제도와 매우 유사한 절차 및 판단기준이 적용되고 있다. 하지만, 무효심판제도에 비하여 심결취소소송과 같은 별도의 불복수단이 없고 이의결정이 확정되더라도 무효심판을 청구할 수 있는 등 무효심판과 중복되는 결과를 초래하여 권리의 유효성 판단을 장기화시키는 비효율성을 증가시키고 있다는 지적이 있어 왔다. 또한, 이의결정은 심사관이, 무효심결은 심판관이 각각 담당하고 있어 판단의 주체가 달라 제도 이용자들에게 혼선을 야기 시킬 수 있다는 지적이 있어 왔다. 이 개정규정은 이러한 불합리한 점을 개선하기 위한 것이다.

국제적으로도 미국, EPO, 일본 등에서는 특허청 내의 단일 절차를 통해 특허권의 유효성을 판단하고 있다.
　

■ 통상실시권 허여심판
- 특허발명 등이 선출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인을 이용하거나 등록디자인과 저촉되는 경우 자기의 특허발명 등의 실시를 위하여 타인의 권리에 대한 통상실시권허여를 구하는 심판
- 등록권리자가 선권리인 타인의 발명, 고안, 디자인을 이용하거나 이들과 저촉되는 경우 선권리자의 동의를 얻어야만 실시가 가능하나 이러한 계약이 성립되지 않은 경우 심판에 의해 해결하는 제도

● 심판청구요건
- 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원하여 권리 설정된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인과 이용관계에 있거나, 특허권이 선출원하여 등록된 타인의 디자인권과 저촉관계에 있어야 함
- 이용관계하에서 후원발명을 실시하고자 하는 자가 통상실시권을 허여받을 수 있기 위해서는 그 특허발명은 선출원 등록된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 기술상의 진보가 있어야 함
- 당사자간에 실시를 위한 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때

● 당사자
- 청구인은 선출원 특허발명을 실시하고자 하는 후출원 특허발명의 특허권자․전용실시권자 또는 통상실시권자
- 피청구인은 선출원 특허권․실용신안권 또는 디자인권의 권리자 또는 전용실시권자

● 청구기간
- 권리존속중에만 가능

● 심결확정의 효과
- 강제 통상실시권이 발생

■ 재심제도
심결확정 후 사정변경이 있거나 절차에 중대한 하자나 불공정 등이 있을
경우 이를 방치하면 당사자에게 가혹할 뿐만 아니라 국가기관의 권위를
실추시키는 요인이 되므로 부적법 또는 불합리한 판단을 시정하기 위한
심판제도 (법 제178조)

● 재심사유
- 법률에 의하여 심판기관을 구성하지 아니한 때
- 법률상 그 심판에 관여하지 못할 심판관이 심판에 관여한 때
- 심결의 증거로 된 문서 또는 기타의 물건이 위조나 변조된 것인 때
- 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 한 때

● 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한
다음 사유에 해당하는 경우 특허권의 효력은 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건에는 미치지 아니함 (법제181조제1항)
- 무효로 된 특허권 또는 존속기간의 연장등록의 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우
- 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우
- 거절할 것이라는 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 있는 경우

위의 사유에 해당하는 경우 특허권의효력은 다음의 행위에 미치지 아니함
(법 제181조 제2항).
- 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 한 당해 발명의 선의의 실시
- 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 당해심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 생산․양도․대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 당해심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 생산․양도․대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위