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산업재산권제도 〉산업재산권의 보호

산업재산권의 보호

I. 권리침해가 의심되는 경우

경쟁사나 제3자가 자사의 산업재산권을 침해한다고 의심되는 경우에는 실시품 (침해가 의심되는 물건, 방법, 브랜드, 디자인 등)을 분해, 분석하고 자사 특허와의 관계를 조사하여 침해증거를 잡는 것이 선행되어야 한다.

증거를 잡은 후에는 경고장에 의해 제조나 판매 등을 중지하도록 요구한다. 경고장을 송부하였음에도 불구하고 계속 침해품을 제조나 판매하는 경우에는 소송을 제기할 필요가 있다.

이하에는 타사의 권리침해가 의심될 경우 그 구체적 대응을 위한 절차를 소개한다.

1. 침해사실을 발견한다.
침해사실의 발견은 자사의 영업부가 거래시장에서 타사의 침해품을 발견하게 되거나, 제3자로부터의 문의나 통지를 통한 지적, 원 권리자(라이센서)로부터의 지적 등을 통해서 이루어진다.

2. 침해의 증거수집과 침해자 조사를 한다.
침해 사실이 발견된 경우, 먼저 침해행위를 뒷받침할 수 있는 증거자료(침해품, 카탈로그, 기술자료)를 수집한 다음에, 침해자에 대한 조사(침해품의 생산, 판매량, 판매루트, 실시개시의 시기, 생산방법 등의 실시상황과 회사규모, 자금력, 기술력, 영업력, 자사와의 이해관계, 대리인 등 기업력의 조사)를 한다.

3. 침해사실을 확인한다.
수집한 증거조사에 의해 특정된 대상물(방법)을 자사의 특허발명과 대비하여 기술적 범위에 속하는 지의 여부, 즉 자사의 특허발명을 침해하고 있는지 여부를 검토한다.

4. 침해의 입증방법을 확인한다.
상대방의 실시가 자사의 특허를 침해하였다고 판단될 경우에는 신중을 기해 침해의 입증 방법을 모색하여야 한다. 실패할 경우에, 상대방으로부터 무고죄로 공격당할 수도 있다.

5. 방침을 세운다.
이상의 수순에 의거한 조사와 판단에서 침해자에 대해서 경고할 지의 여부, 그리고 경고할 경우 앞으로의 대응에 대한 방침을 세우는 것도 중요하다.

6. 상대방에게 경고한다.
경고는 통상 서면으로 행하고 경고장에서는 권리자 권리의 특정(특허번호, 공고번호, 발명의 명칭 등) 및 상대방 실시양태의 특정(침해품, 방법 등) 및 회답기한 등을 명시하여 통상, 내용증명 우편으로 상대방에 발송한다.

상대방이 복수인 경우, 상대방을 특정하지 않고, 신문지상에 게재 경고하는 경우도 있으나 많은 경우에는 직접 상대방에게 내용증명 우편으로 경고하는 방법이 가장 바람직하다.

보상금청구권

경고장 작성시 침해된 기술이 출원중인 경우는 특허법 제65조의 ‘보상금 청구권’에 관한규정이 적용된다. 이 조항이 적용되기 위해서는,

1) 해당 출원이 공개되어 있어야 하므로, 아직 공개 전이라면 조기공개신청을 하고 공개 후 경고장을 보내야 된다.
(2) 등록이 된다는 것을 전제로 청구할 수 있기 때문에, 일단 현 단계에서는 경고만을 할 수 있을 뿐이고,
(3) 등록 후에 출원 중 침해행위에 대하여 보상금청구를 할 수 있다.

경고장 송부의 이점

특허권 등의 권리를 이용해서 시장을 선점할 수 있는 방법 중의 하나가 경고장의 송부이다. 예를 들어, 경쟁사가 제품의 직접 판매뿐만 아니라 유통업체를 통하여 제품을 판매하고 있는 경우, A사는 경쟁업체 뿐만 아니라 유통업체를 상대로 특허권 또는 디자인권의 침해를 이유로 경고장을 발송할 수 있다. 유통업체도 판매라는 특허권의 직접 침해 행위를 하고 있기 때문이다.

보통 유통 업체는 침해의 경고를 받게 되면 납품 업체에 그 해결을 요구하고 문제가 해결될때까지 제품의 판매 및 납품을 중단시킨다. 따라서 A사는 유통업체에 경고장을 송부함으로써 경쟁사가 유통업체를 통해서 제품을 판매하는 것을 막거나 적어도 일정 기간 동안 방지할 수 있고 그 기간 내에 A사는 제품 판매에 주력함으로써 시장점유율을 증대시킬 수 있다.

A사의 침해 주장에 관한 경고가 부당한 것(즉, 특허 침해가 아닌 것)으로 판정되더라도 이와 같은 결과가 나올 때까지는 상당한 기간이 소요되므로 이 기간 동안 경쟁사는 자유롭게 제품을 판매하거나 할 수 없으며, A사는 시장을 선점할 수 있는 시간을 확보할 수 있는 것이다. A사의 침해 주장이 침해가 아닌 것으로 판정되더라도 A사의 경고장 송부는 특허권자의 정당한 권리 행사에 해당할 뿐이므로 A사는 지적재산권의 취득에 의해서 경쟁사의 시장진입을 일정기간 방지할 수 있는 이익이 있다. 　

경고장 송부시의 주의사항

사례- 특허권자 A가 제조회사 B를 상대로 경고하는 외에, 백화점과 홈쇼핑에 까지 협조문 형식을 빌어 고지하여, B가 전문가의 감정 등을 받음과 동시에 회신문 발송, 무효심판, 권리범위확인심판을 제기하였음에도 불구하고, 재차 위 백화점등에 경고장을 발송하여 결국 백화점에 납품 철수, 홈쇼핑 방송중단 등의 문제가 발생하였다.
이에 B회사는 A사를 상대로 명예훼손죄, 허위사실유포죄, 업무방해죄 등으로 고소함과 동시에 영업방해금지 등 가처분신청을 제기하였다.

이와 같이, 상대방의 실시 제품이 침해품이라는 취지를 상대방뿐만 아니라 거래처(도매, 소매점 등)에 선전할 때 주의를 요한다(예, 백화점이나 홈쇼핑 등). 만일, 상대방의 행위가 권리침해가 아니라고 판단되는 경우 “경쟁관계에 있는 타인의 영업상 신용을 해치는 허위사실을 진술하고 또는 유포하는 행위”에 해당하여, 그 유포행위의 금지청구, 손해배상청구, 때로는 신용회복조치로서 사죄광고게재청구를 당할 경우도 있고, 또 명예훼손, 신용훼손 등 형사책임을 묻게 되는 경우도 있으므로 유포행위에 각별한 신중을 요한다. 　

II. 타사로부터 권리침해를 받은 경우

선행기술조사를 행한 경우라 하더라도 타사로부터 특허 침해 경고를 받을 수 있다. 기업체에서 처음 경고장을 받은 경우 큰 문제가 발생한 것으로 생각하여 당황할 수 있으나 경고장의 내용을 충분히 숙지하여 상대방의 요구에 따라 적절히 대응할 필요가 있다.

1. 일반적 대응방안

(1) 경고장 내용의 사실관계를 확인한다.
경고장을 받았을 경우에는 경고장 내용의 사실관계를 검토하고 동시에 상대방의 의향을 파악할 필요가 있다.

(2) 경고장을 잘 읽고 상대방의 주장을 이해한다.
• 체크 사항
- 보낸 주체가 회사의 책임자인가 또는 대리인(변리사, 변호사)인가
- 상대 특허권은 특정되어 있는가
- 자사 제품 기술은 특정되어 있는가
- 침해라고 판단하는 증거와 이유가 명기되어 있는가
- 상대요구가 특정(제조 판매의 중지, 손해배상청구, 라이센스 청구 등)되어 있는가
- 회답기한은 언제까지인가
- 보낸 주체가 대리인인 경우 상대의 강경자세를 살피고, 당사자도 전문 대리인을 세울 것인가

한편, 상대방이 보낸 경고장에 침해주장 이유나 근거가 명확하게 제시되지 않은 경우에 상대방에게 보다 명확한 근거 자료를 요구하여 합당한 범위 내에서 심리적 부담을 준다.

(3) 침해여부 및 무효사유를 판단한다.
만일 해당 권리가 경고자의 주장 그대로인 경우, 자사의 현재 실시품(또는 실시방법)이 기술적 범위에 속하는지의 여부 즉 침해여부판단을 하여야한다.
또한, 상대방 특허에 대해 무효 항변을 하는 경우 효과적으로 대응할 수 있다.

(4) 경고장에 대해 조치를 취한다
경고장에 대해서는 될 수 있는 한 마찰을 피하기 위해 기간 내에 성의있는 회답을 한다.

2. 침해여부 및 무효사유에 대한 검토
침해경고를 받은 경우 자사 실시기술의 상대방 특허 침해여부 및 상대방 특허의 유효여부를 판단해야 한다.

(1) 상대방 특허 침해 여부 검토
자사의 실시기술이 상대방 특허를 침해하였는지 여부는 다음과 같이 판단한다.

① 특허침해의 개념 및 유형
특허권의 침해란 제3자가 정당한 권한이 없이 타인의 권리(특허권 또는 전용실시권)로 되어있는 발명을 업(業)으로서 실시하는 경우를 말한다.
• 특허침해의 요건
- 유효한 권리 : 특허침해가 성립되기 위해서는 특허권의 권리가 유효하여야 한다.
- 발명의 동일 : 특허침해의 성립은 실시발명과 특허발명(특허청구범위에 기재된 발명)의 동일이 전제되며 동일여부는 발명의 구성·목적·효과를 대비하여 판단하되, 여기서 동일이라 함은 자명한 정도의 상이를 포함하는 개념이다.
- 업으로서 실시 : 타인의 특허발명의 실시는 업으로서의 실시이어야 한다. 즉, 사업적으로 실시하여야 하고, 실시의 의미는 특허법 제2조에 정의한 규정에 의한다.
- 실시의 위법성 : 타인의 실시는 실시권 등의 정당한 권한이 없이 하는 실시이어야 한다.

② 특허침해의 검토
자사가 입수한 자료와 상대가 제시한 증거의 신뢰성이나 가치를 종합적으로 판단하여 침해여부를 판단한다. 침해여부에 대해서는 전문가인 변리사 또는 변호사에게 감정을 받는 것이 좋다.

(2) 특허 무효 항변의 검토
상대방 특허를 침해하고 있다고 판단되더라도 상대방 특허가 무효사유를 가지고 있어 무효항변을 제기할 수 있다면 소송에 있어서 유리하다.
① 무효항변의 근거 조문
등록된 특허에 대한 일반적인 무효사유에는 신규성과 진보성의 결여가 대표적이다. 통상 활용되는 근거조문은 다음과 같다.
가. 특허법 제29조 발명의 정의, 신규성, 진보성
나. 특허법 제42조 제3항 명세서 기재요건
② 기타 무효항변 사유

[표 1] 기타 무효항변의 사유

종류	내용
금반언	권리자의 권리 불행사 언동을 믿은 실시자를 보호하는 원칙
선발명의 항변	등록된 특허와 동일한 발명이 이미 타인에 의해 이루어졌다는 항변
불제소(不提訴) 특약의 활용	상대방으로부터 제소하지 않겠다는 특약을 받음으로써 분쟁을 미연에 방지

회피설계의 검토

상대방 특허권에 대한 무효사유 조사에서 뚜렷한 무효자료를 찾을 수 없다면, 일단 가장 먼저 해야 할 것이 회피설계이다. 회피설계란, 해당 제품의 기능 및 성능에는 거의 영향을 주지 않으면서도 당해 문제특허의 권리범위에서는 벗어나서 침해가 되지 않도록 하는 것을 말한다. 일반적으로 특허는 해당 제품의 성능이 가장 좋게 발현되도록 청구항을 잡는 것이 일반적이다. 따라서 상기한 바와 같이 문제특허의 권리범위를 벗어나면서 제품의 기능 및 성능에 영향을 주지 않는다는 것은 대단히 어려운 작업이다.

그러나 이렇게 어려운 일일수록 특허요원과 연구/개발원들이 머리를 맞대고 노력한다면 반드시 해결책을 찾을 수 있을 것이다. 이렇게 어려운 일이지만 반드시 회피설계를 해야만 하는 이유는, 최종적으로 아무런 대응책이 없어서, 특허권자와 특허 로열티 협상에 들어가게되는 경우에, 회피설계를 통하여 향후에는 특허침해 없이 제품을 만들 수 있다는 것을 특허권자에게 인지시키면 그 특허 로열티는 극히 낮아질 수 있고, 반면에 회피설계가 불가능한 경우엔 그 특허 로열티는 그야말로 “부르는 게 값”이 될 수 있기 때문이다.

3. 경고장에 대한 검토

(1) 경고장 요건의 검토
문제 특허의 특허번호, 특허침해 제품의 특정 여부를 검토한다. 불특정시에는 무시해도 무방하다.

(2) 경고장 내용의 검토
특허권자의 의도(라이센스 계약을 체결하고자 하는 것인지 아니면 애초 시장진입 방해나 퇴출을 기도하는 것인지), 심각성(협상과 소제기 중 어느 쪽에 더 기울어 있는지), 요구 사항의 수용가능성 및 협상가능성 등을 종합적으로 철저히 검토한다.

(3) 대리인 선임 필요 검토
- 특허분쟁을 둘러싼 경고장 처리에 관하여 회사 내 처리능력, 경험이 충분하지 못한 경우
- 대상제품이 기업에게 높은 이익을 주는 주요 제품이고, 위험이 많은 경우
- 권리자 또는 대리인이 제품 비즈니스는 없이 특허 비즈니스만을 하는 특허 마피아 등의 악덕 업체로 알려진 경우

(4) 전문가의 감정서 확보
고의 침해에 대한 중벌 적용을 회피할 수 있는 효과적인 방어책이다.

(5) 경고장에 대한 회신
대리인을 선정하지 않거나 선정하는 중에 스스로 경고장에 대한 회신을 작성하는 경우의 유의사항은 다음과 같다.(경고장에 대한 회신문은 참고자료 3. 참고)

[표 2] 경고장 회신 시 유의사항

항 목	유 의 사 항
회신기간	-경고장에 대해 응답하지 않으면 추후 소송에서 불성실한 태도로 비춰질 수 있으므로 적당한 시기를 봐서 잠정적 회신하고 시간을 확보.
회신 서명자 선택	-사장이 직접 회신에 서명할 필요 없으며 담당자가 서명하여도 무방 -사장이 직접 회신한 경우 추후 소송에서의 증언녹취, 재판 절차에 있어 상대방이 증인심문을 청구해 올 때 이를 거부하기가 곤란하기 때문
회신은 간략하게	-성실하게 대응한 기록을 남기기 위해 필요한 사항만을 냉정하고 간결하게 서술 한정한다. -불필요한 언행이나 스스로의 자인은 절대 금물.
장래 의무 부담행위 서술금지	-일시적인 도피를 위한 장래의무 부담행위를 서술하는 것은 절대 금기사항이다. (예: 기간을 스스로 한정하여 검토서 작성하는 것, 제품샘플의 공여 등)
침해관계의 설명과 그 근거자료의 제시요구	-권리자의 공격을 제어하기 위해서는 부담을 주는 일이 가장 효과적이다. -특히 외국 선진기업들이 우리 기업의 대응능력의 미숙한 점을 이용하여 쉬운 방법으로 이득을 얻으려는 의도로 행해지는 무분별한 경고장 남발을 미연에 방지하는 효과적 수단이다
회신내용	-잠정적 회신 (경고장 수령 확인, 성실한 검토 약속, 검토시 자료 입수에 상당 기간소요 통보, 호의적 해결 희망 암시) -실질적인 회신 (문제 회피 확신할 때 또는 문제 해결 가능성이 없을 때)
관련서류 복사본 송부	-추후의 소송 증거 자료 제출 및 권리자에게 우수한 대리인이 배후에 있다는 사실을 주지시킬 필요가 있다.

IV. 분쟁해결방안

타사가 자사의 특허를 침해하였든지 또는 타사로부터 침해경고를 받았든지 분쟁이 발생하면 이를 효율적으로 해결해야 한다. 소송제도를 통하여 해결할 것이 있고 소송외적 제도를 통하여 해결해야 할 것이 있다. 이하에서는 분쟁해결제도의 종류(소송제도와 소송외적 해결제도)를 알아보고 분쟁의 발생시 경영자가 이용해야할 분쟁해결제도를 설명한다.

1. 분쟁해결제도의 종류

(1) 소송제도

① 민사적 구제수단
분쟁해결을 위한 소송제도로서 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 가압류․가처분의 민사적 구제수단이 있다.
가. 침해금지 및 예방청구권(특허법 제126조)
특허권자·전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 고의·과실을 불문하고 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- 침해금지청구권의 내용 : 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다..
나. 손해배상청구권 (특허법 제128조)
특허권자·전용실시권자는 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
다. 신용회복조치청구권(특허법 제131조)
특허권자 또는 전용실시권자는 타인이 고의 또는 과실로 특허발명을 침해하여 업무상의 신용을 실추케 한 때에는 법원에 신용회복조치를 청구할 수 있으며, 법원은 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 신용회복조치를 명할 수 있다.
- 신용회복조치 방법 : 신문, 잡지 등에의 권리자의 승소사실 게재 등
라. 부당이득반환청구권 (민법 제741조)
법률상 원인 없이 타인의 특허권 또는 전용실시권으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 권리자에게 손해를 가한 자에게 그 이익을 반환하도록 청구할 수 있는 권리를 말한다.
마. 추정정
- 손해액의 추정(특허법 제128조) : 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 손해의 액으로 추정하며, 또한 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 상당액을 특허권자·전용실시권자가 받은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- 생산방법의 추정(특허법 제129조) : 물건의 생산방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산 된 것으로 추정한다..
- 과실의 추정(특허법 제130조) : 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
바. 가처분
특허권자는 자신의 특허권이 침해되고 있음을 이유로 침해금지명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는 바, 특히 본안에 관한 최종적인 심리이전의 단계에서 (제소전․후를 불문) 침해피의자에게 잠정적인 침해금지명령을 내리는 것을 가처분이라고 한다.

가처분 명령은 특허권자에게는 매우 실효적이고, 강력한 공격수단이 되며 침해혐의자에게는 즉각적인 사업 중단을 초래하는 두려운 존재이다.

따라서 법원에서의 가처분의 인정은 다음과 같은 매우 엄격한 요건을 요하고 있다. 침해혐의자에 대한 불측의 손해를 입힐 수 있기 때문이다. 가처분이 인용되기 위해서는 다음의 요건들이 충족되어야 한다. 이러한 요건들에 대한 입증책임은 가처분 신청권자(원고)가 부담한다.

[표 3] 가처분의 요건

요 건	주 요 내 용
본안의 승소 가능성	당해 특허의 특허청구범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되며, 당 특허를 침해하였는지 여부 및 당해 특허의 유효성 문제이다. 이의 입증책임은 가처분 신청자(원고)에게 있다
회복할 수 없는 손해의 염려	금적적인 배상이 적당치 않거나 완전한 전보배상이 불가능한 손해를 말함. 본안에서의 승소가능성이 충분히 입증된 경우에는 보통 추정된다.
특허권자와 침해피의자의 이익형량 고려	가처분이 기각될 때 특허권자의 손해가 인용시의 침해 피의자의 손해를 초과하거나 적어도 적지 않아야 한다라는 요건을 말하며 이는 법관의 재량 사항이다. - 실제적으로 대부분 형량의 결과가 피고측에 일방적으로 기울지 않는 한, 가처분을 인정하는 것이 법원의 태도이다.
공익에 반하지 않을 것	특허침해 제품의 생산 및 판매를 금지함으로써 소비자의 선택권을 제한하고 생필품인 경우에는 공공의 부담 등의 공익을 주장할 수 있으나, 특허권 보호의 공익이 상기와 같은 잠재적인 공익보다 우월하므로 당해 요건이 문제되는 경우는 드물다.
담보의 제공	피고의 손해를 담보하기 위해 요구되는 요건임.

특허침해소송에서의 가처분 신청

가처분 신청이 결정되는데 걸리는 기간은 보통 3개월에서 6개월 정도이며, 특허권의 침해여부가 판단되어 가처분이 인정되면 침해자의 생산 및 판매가 중단되므로, 가처분 신청은 특허침해소송에 있어서 매우 자주 이용되고 있다. 　

② 형사적 구제수단
가. 특허권 침해죄 (특허법 제225조)
- 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.
- 친고죄로서 특허권자 또는 전용실시권자의 고소가 있어야 한다.
나. 몰수 (특허법 제231조)
법원은 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 경우에는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.
다. 양벌죄 (특허법 제230조)
법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자, 기타 종업원이 업무와 관련하여 침해죄, 허위표시의 죄, 사위행위의 죄를 범하였을 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 벌금형을 부과한다.

(2) 소송외적 해결제도
① 개요
심판·소송을 통한 해결은 일반적으로 장기간의 시간이 소요되는 한편, 상품의 라이프 사이클이 짧아지고 기술수명이 날로 단축되고 있으므로, 사법적 절차가 종료되는 시점이 되면 사실상 법적 구제 실익이 희박해지며, 기업은 분쟁해결에 큰 비용을 지불해야 하는 등 기업 경쟁력을 잃게 된다.

따라서 첨단기술분야 등의 급속한 발전으로 분쟁내용이 고도화, 복잡화되어감에 따라 산업재산권 분야의 전문가에 의한 간이 중재·조정제도가 요청된다.

이러한 소송외적 해결제도의 장점은 다음과 같다..
- 신속하고 비용측면에서 경제적이며
- 편리하고, 비공식적인 절차에 의하여 문제를 해결할 수 있다.
- 소송보다 저렴한 비용을 들여 손해배상의 청구가 가능하다.
- 당해 분야의 전문가들의 도움으로 분쟁을 조기에 해결할 수 있다.
- 소송절차에 의하여 공개될 수 있는 회사의 영업비밀을 보호할 수 있다.

② 제도의 종류
가. 중재제도
분쟁 당사자의 합의에 따라 분쟁에 관한 판단을 법원이 아닌 제3자(중재인 또는 중재기관)에게 맡겨 그 판단에 복종함으로써 분쟁을 해결하는 방법이다.
대표적인 중재기관으로는 대한상사중재원(http://www.kcab.or.kr/)이 있다. 상사중재원에 중재를 신청하고자 하는 경우에는 '일반거래중재팀 (02-551-2006)'으로 문의하면 된다.
나. 조정제도도
㉠ 목적 : 첨단기술이 급속한 발전에 따라 점차 복잡화되어가는 산업재산권 분쟁을 경제적이고 신속하게 대응하기 위하여 각계 전문가로 구성된 분쟁조정위원회를 통해 당사자간 원만한 해결을 유도
* 조정신청일로부터 3개월 이내에 조정 완료(민원인의 비용부담 없음)
㉡ 분쟁조정 대상
- 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권의 침해․양도 또는 실시에 관련된 분쟁 및 직무발명보상에 관련된 분쟁 등
㉢ 분쟁조정 효력 : ‘민법상 화해 -> 재판상 화해’로 조정효력 강화
- 분쟁조정위원회의 조정권고를 바탕으로 양 당사자의 합의조정이 성립되면 확정판결과 동일한 ‘재판상 화해’ 효력 발생
㉣ 분쟁조정절차
- 분쟁조정 신청서 제출 → 조정부 구성 → 피신청인의 답변서 제출 → 분쟁사건 조사 및 조정안 작성 → 조정 권고 → 조정안 수락 및 조정조서 작성
㉤ 문의처 : 특허청 산하 지식재산보호센터(042-481-5188~9,
http://www.kipo.go.kr/ippc)
다. 협상상
협상이란 협상에 참여하는 양당사자가 협상의 타결(또는 협상의 대상)에 대한 서로의 기대를 일치시켜가는 과정으로 정의된다.
③ 기타
소송을 통하지 않고 분쟁을 해결하는 중재와 조정 이외에도 행정기관인 관세청은 산업발전을 저해하고 소비자를 기만하여 국제적으로 금지되고 있는 불공정 무역행위인 상표권 침해물품, 저작권 침해물품의 수출입을 금지하고 있다(매뉴얼 4.6절의 4 참조).
여기서 수출입이 금지되는 품목은 상표권과 저작권 관련 물품뿐만 아니라, 특허권, 디자인권, 실용신안권 및 부정경쟁행위로부터 보호되는 제 권리를 포함하고 있다. 관세청(http://www.customs.go.kr/)을 통하여 침해가 의심되는 물품의 수입여부를 확인할 수 있으면 직접 침해물품에 대한 신고를 할 수도 있다.
2. 분쟁해결방안의 선택택

(1) 소송이냐 소송 외 수단이냐?
특허분쟁의 발생을 인지한 이후, 가장 중요한 결정 사항은 소송이냐 소송 외 수단이냐 여부의 결정이다. 이것의 최종적인 판단은 주로 최고 경영자의 몫이며, 그 결정 여하에 따라 분쟁의 양상이 크게 달라질 수 있는 중요한 사항이다.

① 판단시 고려사항

[표 4] 소송전략 수립 시 고려사항

항목	내용
특허분석 결과	판단의 핵심적 기초 자료이나 반드시 법원의 판결과 일치한다는 보장이 없기 때문에 절대적인 신뢰는 금물
상대방의 의도분석	시장진입 봉쇄 또는 퇴출 의도를 가지고 있는지? 수용하기 힘든 태도를 고집하는지 여부 등
소송비용	소송비용이 감당할 수 있는가
사업상 고려	시장에서의 불확실성과 위험을 회피하는 전략적 사항도 검토 요소

② 각 방안의 장·단점

[표 5] 소송과 소송 외 수단의 장 · 단점 비교
　

구분

장 점

단 점

소송

무리하고 과도한 요구에 단호히 대처함으로써 추후 유사분쟁 차단 효과

소송비용 과다

상당기간 불확실성 초래

소송상의 불편과 핸디캡

거액의 손해배상 판결 위험

소송외적

수단

융통성 있는 해결 가능

안정적 사업수행

불필요한 소송비용 절감

안이한 타협으로 후속 유사 분쟁 촉발

(2) 국내특허소송제도의 특징
현재의 우리나라 특허소송제도는 특허무효심판이나 권리범위확인심판 등의 심판 및 심결취소 소송에 대해서는 특허심판원과 특허법원에서 각각 진행하고, 특허와 관련하여 침해금지, 손해배상 및 신용회복 등에 대한 소위 특허침해소송은 (일반 민사)지방법원이나 고등법원에서 다루고 있다.

따라서 특허침해소송 진행 중이라도 해당 특허에 대한 권리범위확인심판이나 무효심판을 제기하여 다툴 수 있어 상대방 특허에 대한 항변수단으로 활용할 수 있다. 무효심판이나 권리범위확인심판에 대해선 특허심판원
(http://www.kipo.go.kr/ipt/, 042-481-5867, 5872)에 문의하면 된다.

국내특허소송제도

특허심판 제기

변리사의 감정서, 권리범위확인심판이나 무효심판의 결과는 침해소송의 판단에 있어서 법원의 판단에 중요한 참고자료가 되고 있으므로, 침해소송의 제기에 앞서 변리사의 감정서, 권리범위확인심판이나 무효심판을 청구하여 결과를 확인한 후 침해소송 제기 여부를 결정하는 것도 소송 전략의 하나일 수 있다.
'07. 7. 1. 이후
· 무효심판절차에서 정정청구 기회를 확대
청구인이 무효심판 청구시 제출하지 않은 새로운 무효증거를 추후 제출하는 경우 피청구인(권리자)에게 추가로 정정 기회를 부여
· 권리범위 확인심판에서의 확인대상발명의 보정범위를 확대
권리범위확인심판에서 확인을 받고자 하는 대상물(확인대상발명)을 잘못 특정하여 심판을 받지 못하게 되는 경우에도 일정한 요건하에서 확인대상발명을 변경하는 것을 허용하여 심판을 받을 수 있도록 개선 　

V. 특허침해 소송의 단계별 대응전략
특허분쟁해결수단의 대표적인 방법인 특허침해소송은 소송준비단계, 소송진행단계 및 소송완료단계에서의 대응전략을 구체적으로 살펴본다.

1. 소송준비에 있어서의 대응전략

(1) 소송전담팀을 구성한다.
소송은 분쟁이기 때문에, 이것에 필요한 부서와 전략이 필요하다. 즉
책임자, 협력자, 기술자와의 협력관계의 구성과 경영 책임자와의 긴밀한 협
조 등이 요구된다..

(2) 대리인을 선임한다.
소송은, 통상 소송대리인을 중심으로 진행되므로 대리인의 선임이 필요
한 경우가 많다. 특허소송에 정통한 변리사, 변호사를 선정함에 있어서 세심
한 주의가 필요하다.

(3) 소송비용의 견적은?
예상되는 사안을 사전에 충분히 파악하여 소송이 완료되기까지의 소송
비용을 파악해 둔다. 소송에서 패소하는 경우에 상대방 소송비용까지 지불해
야 됨을 명심해야 한다.

(4) 소송 전략을 세운다.
공격 또는 방어 그 어느 쪽의 입장이라도 소송을 제기한 이상, 사안을
냉철하게 분석하여 유리한 점, 불리한 점을 면밀히 검토하여 체면에 집착하
지 않고, 경제원칙에 따라 소송에 임한다..

(5) 권리범위확인심판을 검토한다.
권리범위확인심판은 법적구속력을 가지지 않는 특허심판원의 심판제도이므로 심결을 빠른 시기에 얻을 수 있다면 실질적으로 이용가치는 매우 크다. 따라서 실시품이 특허발명의 기술적 범위에 속하거나 속하지 않을 개연성이 있다고 생각하는 측이, 전략의 하나로서 권리범위확인심판을 검토하는 것도 좋은 방법이다.

(6) 증거보전의 대책을 강구한다.
권리자는 실시품의 결정적 증거를 얻을 수 없거나 증거인멸의 우려가 있을 경우에 소제기 전에 법원에 대한 증거보전 신청을 고려해 볼 필요가 있다. 반대로 실시품 실시자는 증거보전신청에 따른 재판과정에서 실시품이 비밀유지의무가 있는 계약에 의거한 경우이거나 중요한 노하우 기술에 해당하는 경우임을 적극적으로 주장할 필요가 있다.

(7) 가처분대책을 세운다
방어측에서 가장 염려가 되는 사항은 갑자기 가처분 결정이 내려져 실시품의 실시가 중지되는 경우이다. 공격측에 있어서는 이보다 더 효과적인 수단이 없기 때문이다.

(8) 특허무효심판을 청구한다.
방어측으로서는, 소송의 대항수단으로서 특허무효심판을 청구할 수 있다.
성공확률은 낮지만 실제로 특허성의 판단시 의외의 효과를 기대할 수 있다.

2. 소송진행에 있어서의 대응전략

(1) 상대방을 누구로 하는가를 선정한다.
실시품의 실시자가 한사람이라면 큰 문제는 없지만, 상대가 복수인 경우 누구를 피고로 할 것인가가 하는 점이 포인트가 된다.

(2) 관할 법원을 선정한다.
통상, 상대방의 본점 소재지의 관할 법원에서 소송이 진행되는데, 실시품 실시장소의 관할법원이라도 상관없다.

(3) 본안소송인가 아니면 가처분인가를 정한다.
통상의 재판수속이 본소이며, 그 판결을 기다리고 있으면 권리자의 피해가 크다고 판단될 경우에는 단기결정의 가처분신청절차가 있다. 이러한 경우 가처분신청을 먼저 행하고 다음에 본소로 이행하는 경우가 많은데, 그 반대로 하여도 상관없다.

(4) 청구내용을 선정한다.
아래 표에서 보듯이 권리자는 특허권의 효력상 얼마간의 청구권이 있다.
한편 상대는 권리자에 대해서 소극적인 응소에 머무르지 않고 역으로 적극적으로 확인소송으로 대응할 수도 있다. 어떠한 청구로 할 것인가는 기본적으로 중요한 사항이다.

[표 6] 권리자와 상대방과의 관계

권리자→상대방

상대방→권리자

본안소송

침해금지청구소송

손해배상청구소송

부당이득반환청구소송

신용회복청구소송

금지청구권부존재확인소송

선사용권존재확인소송

가처분

침해금지가처분

　
(5) 실시품 물건을 특정한다.
원고(권리자)는 입증 책임상 실시품을 특정하여 다투게 된다. 한편, 피고가 상이한 실시품을 제출하여 다툼으로써 결국 쌍방 타협의 산물로서 특정되는 경우가 많은 점에 유의하여야 한다.

(6) 필요에 따라 작전회의를 가진다.
소송의 전개에 따라, 필요하다면 대리인 등의 자문을 얻을 수 있도록 작전회의를 자주 가진다.

3. 소송종료 단계에 있어서의 대응 전략
(1) 화해의 방법을 파악한다.
화해는 분쟁해결을 위한 하나의 방법이다. 위에서 설명한 바와 같이 중재나 조정을 통해서도 분쟁해결을 할 수 있다.

(2) 손해배상금의 지불방법을 정한다.
판결이 확정되면 그 주문에 따라 당사자를 구속한다. 승소일 경우에는 실시정지나 손해배상 등의 강제집행을 행할 수 있다. 배상금을 지급할 경우, 당사자 사이에 일괄 또는 분할의 방법으로 당사자 간의 합의하에 결정한다.

VI. 국제 특허분쟁 대응

외국에서 국내 중소기업 제품을 모방하는 사례가 많아지는 등 국제간의 특허분쟁이 날로 심해지고 있다. 특히, 첨단 기술에 대한 선진국들의 지재권압력이 증가하는 있는 추세이다. 자금력과 전문 인력이 부족한 국내 중소기업은 선진국의 기업들의 특허공세에 제대로 방어하지 못하고 있는 것이 현실이다.

1. 해당국에서의 권리취득
먼저 해당국에서 특허권, 디자인권, 상표권 등의 권리를 취득해 둘 필요가 있다. 권리를 갖지 않으면 모방품 대책을 강구하는 것이 어렵기 때문이다.

2. 노하우의 비밀 관리
권리화할 수 있는 것은 권리화 하는 것이 기본이지만 해외로의 기술유출이 되지 않도록 주의해야 한다. 기술유출의 방지에 대해서는 매뉴얼 4.7(기술유출방지는 어떻게?)을 참고하면 된다.

3. 현지 조사회사 등의 활용
모방된 경우는 현지의 조사회사나 법률 사무소에 조사와 대책안의 작성을 의뢰한다.

4. 모방품의 국내로의 수입 방지 방법
모방품은 통관시점에 적발하는 것이 효과적이다. 관세법에서는 모방품을 수입하면 죄가 성립된다. 이것에 기초하여 권리자는 침해물품의 수입을 금지시킬 수 있다. 이것을 위해 국내에서 특허, 디자인, 상표 등을 출원해 권리화하여 두는 것이 중요하다.

현실적으로 임금이 싼 중국에서 제작하여 국내로 수입유통하거나, 대량수입이 아닌 소량 다품종 수입인 경우, 국내에서의 권리행사가 거의 불가능하다(점조직으로 이루어지기 때문). 특히 중소기업의 인기 상품은 국내로 모조품이 수입되었을 가능성이 매우 높다. 따라서 수입되기 전에 통관절차에서 원천봉쇄하는 것이 중요하다.

상표권 침해물품의 통관 보류절차(관세청) • 상표권침해 물품이란?

상표권침해물품이란 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하여 수출입되는 물품을 말한다.
(지적재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시)
• 침해우려물품 수출입사실 통보
상표권침해가 우려되는 물품(상표권 침해혐의가 있는 물품)이 수출입신고 되면 세관은 해당상표의 상표권신고인에게 당해물품의 수출입신고사실을 통보하며 수출입자에게도 동사실을 통보하여 상표권침해여부를 판별할 준비한다.
(지적재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시 제2-4조)
• 권리자의 통관보류 요청
침해우려물품의 수출입사실통보를 받은 권리자는 10일(휴일 및 공휴일제외) 이내에 침해우려물품 과세가격의 120/100에 해당하는 담보를 제공하고 통관보류를 요청할 수 있다. (지적재산권보호를 위한 수출입통관사무처리에 관한고시 제2-4조)
• 침해우려물품에 대한 통관보류 및 통보
권리자의 통관보류요청을 접수한 세관장은 수출입물품이 신고된 상표권을 침해하였다고인정되는 경우 당해물품의 통관을 보류하고 통관보류사실을 통관보류요청인 및 수출입자에게 통보하여야 한다.(지적재산권보호를 위한 수출입통관사무처리에 관한고시 제2-4조)
• 통관보류기간
- 통관보류기간은 원칙적으로 통관보류요청인이 통관보류사실을 통보받은 날로부터 10일(휴일 및 공휴일 제외)까지로 한다.
- 세관장은 통관보류요청인이 통관보류사실을 통보받은 후 10일(휴일 및 공휴일 제외) 이내에 법원에 제소한 사실을 입증하거나 통관보류를 계속하도록 하는 법원의 가처분결정사실을 통보한 경우에는 당해물품에 대한 통관보류를 계속할 수 있다.
• 수출입자의 통관허용 요청
- 수출입자는 권리자의 요청에 의하여 통관보류된 물품에 대하여 통관허용요청서 및 상표권을 침해하지 않았음을 증명하는 소명자료 등을 세관장에게 제출하고 통관보류요청인이 제공한 담보금액의 25/100을 가산한 금액을 담보로 제공하고 통관보류물품의 통관허용을 요청할 수 있다.
- 수출입자의 통관허용요청을 접수한 세관장은 필요
한 경우에 관세청장과 특허청장 등 관계기관과 협
의하거나 관계전문가의 의견을 들어 15일 이내에
통관허용을 결정한다.
• 위조상품이 명백한 물품에 대한 통관보류 절차
- 위조상품이란 타인의 등록상표와 동일 또는 유사하게 위조. 모조 또는 변조된 상표를 상표권자의 허락을 받지 않고 부착한 물품을 말한다.
- 세관장은 수출입 신고된 물품이 위조 상품이 명백할 경우에는 상표권의 신고가 없거나 상표권자의 통관보류 요청이 없는 경우라도 통관보류를 할 수 있으며, 상표법 위반혐의로 조사의뢰한다.

관세청 홈페이지>통관정보의문>수출입요건>지적재산권보호에 관련내용이 기술되어 있다. 자세한 사항은 관세청(http://www.customs.go.kr/, 공정무역과
☎ 042-481-7680)이나 관세고객지원센터(1577-8577)에 문의하면 된다.