럭키국제특허법률사무소

산업재산권제도 〉직무발명

오늘날 직무발명제도는 경영전략의 요체로서, 기업은 종업원의 능률과 창의력을 극대화시킬 수 있도록 직무발명제도를 효율적으로 활용함으로써 신기술개발을 통한 기술혁신이 가능하게 되었고, 그 결과로서 국가의 산업발전에도 기여할 수 있었다. 이러한 이유에서 세계 각국은 법률의 형태는 다르지만 직무발명에 관하여 규정하고 있으며, 우리나라는 특허법과 발명진흥법에 직무발명에 관한 규정을 두어 사용자와 종업원의 권리관계를 규정하고 있다.

우리나라 특허법 제39조에서는 직무발명의 개념 및 성립요건, 권리의 귀속에 대하여 규정하고 있으며, 특허법 제40조에서는 직무발명의 보상에 대하여 규정하고 있다. 그리고 발명진흥법에서는 자유발명으로 보는 직무발명(제11조), 종업원의 비밀유지의무(제12조), 직무발명의 출원유보(제13조)등을 규정하고 있다.

이러한 직무발명제도는 기술개발을 위하여 투자를 한 사용자와 연구개발을 한 종업원 사이에 발명에 관한 권리를 효율적으로 배분함으로써 기술개발을 촉진시키고자 하는 제도로써, 민법상 고용관계의 일반적 원리에 따라 처리될 수 없는 사용자와 종업원 사이의 권리귀속문제 뿐만 아니라 국가의 산업정책 내지는 노동정책과도 밀접한 관계를 갖게 되었다. 　

	독점배타적 권리 확보를 통한 기술개발 투자의 확대 종업원이 직무에 관한 발명을 완성하여 특허권을 획득하였을 경우 기업은 무상으로 특허받은 기술을 실시할 수 있을 뿐만아니라, 특허받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계취득할 수도 있으므로 타인의 기술모방이 배제되는 강력한 법적 보호를 받게 됨으로써 기술개발투자의 확대를 유도할 수 있다.
	기술혁신 기술혁신이란 창의적인 기업가가 불확실성과 위험성을 가지고 이윤을 추구하기 위하여 기술개발의 결과를 실용화시키는 과정으로, 종업원에게는 인센티브의 제공으로 발명을 촉진시키고 기업은 개발된 기술을 독점배타적으로 사용함으로써 기업의 기술혁신을 유도하게 된다.
	기업의 성장 직무발명에 대한 인센티브의 제공은 종업원에게 기술개발 의욕을 고취시키고, 기업은 시장에서의 독점적 지위 확보, 기술축적 및 기술의 상호공유를 통한 기업의 성장을 유도하여, 국가산업발전에 기여하게 된다.
	국제경쟁력 제고 특허의 독점적 권리는 상품의 식별기능 및 품질보증 기능을 갖게 됨으로써 수요자에 대한 신용과 국제경쟁력을 제고시킨다.

1. 발명이 종업원 등에 의하여 창출되었어야 한다.

(1) 종업원

종업원이란 사용자(국가, 법인, 사장 등)와 고용계약 및 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하며, 민법상의 고용계약(민법 제655조)의한 종업원뿐만 아니라, 사실상에 있어서 타인(사용자)에게 노무를 제공한다는 목적만 있으면 그 타인(사용자)과 종업원의 관계가 성립한다. 따라서, 직무발명에서의 종업원은 사용 자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 성립되므로 고용관계가 계속적이지 않고 일시적, 임시적으로 고용된 촉탁이나 기능습득중인 양성공 및 수습공을 포괄하며, 상근쇓비상근, 보수지급 유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고 사용자와 고용관계에 있는 한 종업원이다.

♣ 종업원이 명령에 의하여 타 회사로 출장가서 한 직무발명의 귀속이 경우 종업원의 급여 지급에 따라 소속이 문제될 수가 있지만 일반적으로 급여를 출장지에서 받는가 출장보낸 곳에서 받는가에 따라 정해야 할 것이다. 즉 출장기간 중 그 곳의 사원이 되어 그 회사에서 급여를 받고 있는 경우에는 그 회사의 종업원이고, 그 반대인 경우에는 출장보낸 곳의 종업원이다. 다만, 연구개발의 지휘내지 명령이 급여지급측에 없는 특수한 경우는 지휘 내지 명령하는 측의 종업원이라고 해석해야 할 것이다. 　

(2) 법인의 임원

법인이란 일정한 목적을 달성하기 위한 사람 또는 재산의 결합으로 권리와 의무를 수행할 수 있는 법률상의 주체(공법인, 사법인, 영리법인, 비영리법인 불문)를 말하고, 법인의 임원이란 법인의 업무를 운영·감독하는 자를 말하므로 일반적으로 이사급 이상의 직에 있는 사람을 말한다.

(3) 공무원

직무발명에서의 공무원이란 국가 또는 지방자치단체의 공무에 종사하는 자로서 입법부 또는 사법부에 종사하는 자도 포함하는 넓은 의미의 공무원을 말한다. 따라서, 국가공무원, 지방공무원을 불문하며 육‧해‧공군의 기술문관, 기계적‧육체적 노무에 종사하는 공무원(고용직, 기능직등)도 포함된다.

국가공무원의 직무발명에 대해서는『공무원직무발명보상규정(대통령령) 및 동 시행규칙』에 의하여 처리하고 있으며, 지방공무원의 직무발명에 대해서는 각급 지방자치단체에서 조례나 규칙으로 『공무원직무발명보상규정』에 준하여 보상요령을 정하고 소속 공무원의 발명에 대하여 시행하게 하고 있다. 　

발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 대한 창작행위(특허법 제2조)이므로 종업원등의 직무발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 발명자로 볼 것인지는 특허법 제2조 발명의 정의 규정에 의하여 판단해야하며, 정확한 발명자의 결정은 발명자에 대한 보상업적평가 등에 있어 매우 중요하다.

따라서 발명자가 한사람일 경우에는 문제가 없으나 공동발명의 경우에는 현실에 있어서 진정한 발명가가 누구인지 쉽게 판단할 수 없으며, 특히 다수인이 참여하여 특정의 프로젝트를 개발할 경우 문제는 더욱 복잡해진다. 그러므로 진정한 발명자인지 여부는 당해 발명을 중심으로 실질적 협력자인지 단순한 협력자인지 여부를 기준으로 판단해야 하며, 단지 신분상 또는 직제상 지위가 높다는 이유로 발명에 기여하지 않는 자를 발명자에 기재한다든가 기여실적이 미미한데에도 지분비율을 높여주는 등 불합리한 일이 없도록 해야 한다. 　

	발명자에 해당하는 자
	①	어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자
	②	타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자
	③	타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자
	④	구체화하기 위해서는 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자
	⑤	타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자

	발명자에 해당하지 아니하는 자
	①	발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자)
	②	희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자
	③	타인이 제시한 착상속에서 실용성이 있을 것 같은 것을 선택한 것에 지나지 않는 자
	④	당해 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는데 실질적으로 관여하지 않은 자
	⑤	발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 않는 자(단순보조자)
	⑥	단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자

	발명자에 해당하는 자
	①	구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 한 자
	②	부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가한 자
	③	부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자
	④	소속 부서내의 연구가 혼미하고 있을 때, 구체적인 지도를 하여 발명을 완성시킨 자

	발명자에 해당하지 아니하는 자
	①	부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자
	②	구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자
	③	부하의 착상에 대하여 단지 良否의 판단을 한 자

2. 종업원의 발명이 성질상 사용자등의 업무범위에 속하여야 한다.

(1) 사용자 등

특허법 제39조 제1항에서 말하는 사용자란 자연인만이 아니고 법인을 포함한다. 오히려 직무발명은 대부분 법인격을 갖춘 대규모 기업체에서 발생하므로 사용자의 대부분은 법인이며, 자연인이 직무발명과 관련하여 특허법 §39①상의 사용자가 되는 경우는 매우 드물다.(법인격이 없는 소규모 개인기업의 대표자 등)

개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이냐, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다. 예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 독립된 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나, (이 경우에는 법인이 사용자이다. 　

(2) 사용자의 업무범위

업무범위란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로서 사용자가 개인인지, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다.

첫째, 사용자가 개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업 내용을 중심으로 업무범위를 파악해야 한다. 예를 들면, 나사를 생산·판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산·판매등이 사용자의 업무범위로 볼 수 있다.

둘째, 사용자가 법인일 경우에는 정관을 중심으로 업무범위를 파악하면 되지만 일반적으로 정관에는 『기타 이에 부수하는 사업』도 업무범위로 특기하는 경우가 많다. 따라서, 이러한 기타 부수사업을 어느 범위까지 보느냐에 따라 업무범위가 달라진다. 예를 들면, 주방용기계·기구를 제조·판매하는 기업이라면 선반, 그릇 넣는 장치, 배수장치 기계·기구는 부수사업에 해당한다.

셋째, 사용자가 국가일 경우에 업무범위를 기업등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가의 업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서, 발명을 한 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석 해야 한다.

직무발명에 있어서 사용자등의 업무범위에 관한 문제는 종업원등의 발명이 사용자 등의 업무범위에 속하지 아니하면 직무발명이라 할 수 없으므로 이때의 발명은 종업원 개인의 자유발명이다.

따라서, 종업원등의 발명이 사용자등의 업무범위에 속하더라도 『그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명』이 아니면 자유발명이므로 사용자의 업무범위를 엄격하게 해석해야 한다.

♣ 사용자등의 업무범위에 속하는지 여부 현미경을 사용하여 약품을 검사하고 혹은 미생물을 연구하는 약품회사의 종업원이 현미경 자체를 개량하는 발명을 한 경우 ⇒ 이 경우 사용자의 업무범위는 약품의 검사와 연구행위이다. 현미경을 개량하는 것은 광학기구 관련 회사의 사업범위로 보아야 하므로 이 종업원의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않는다.

3. 발명을 하게된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌조사등) 뿐만 아니라 이것에 부수하는 육체적 활동 (연구소에서의 실험, 공장에서의 제조작업 등)도 포함하는 개념이고, 직무란 종업원등이 사용자등의 요구에 따라 사용자의 업무의 일부를 담당하는 것을 말한다.

따라서「발명을 하게된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명」이란 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우(예를 들면, 기업체 연구소의 연구원, 국‧공립 연구기관의 연구원, 설계부 직원, 기술개발관계부서의 담당자등)를 말하는 것으로 발명을 하는 것이 종업원 등의 직무가 아닌 경우에는 직무발명이라 할 수 없다. 그러나 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 직무인 한 이들이 한 발명이 사용자등으로부터 구체적인 과제를 부여받아서 한 경우이든, 발명을 의도하지 아니하고 직무수행의 결과 성립된 발명이든 모두 직무발명에 해당된다.

그리고 발명을 하게 된 행위는 반드시 근무시간 중에 이루어질 필요가 없으며, 발명한 장소(근무지 또는 가정)도 전혀 문제되지 않는다. 그 이유는 직무발명은 종업원등이 담당한 직무와 관련된 발명이므로 비록 퇴근 후 가정에서 직무와 관련된 발명을 했더라도 직무에서 터득한 지식과 경험 및 발명완성시까지의 사용자 등의 지원(설비, 자원, 급여 등)을 부정할 수 없기 때문이다.

♣ 회사사장이 회사제품에 대하여 발명을 하라는 훈시를 한 결과 사무적·기계적· 육체적 노동을 직무로 하고 있는 종업원이 한 발명 발명을 하게된 행위는 종업원등의 직무내용과 관련하여 해석되어야 하므로 회사 사장이 모든 종업원에게 회사제품에 대하여 발명을 하라는 훈시를 한 결과 발명과 관련없는 사무적, 기계적, 육체적 노동을 직무로 하고 있는 종업원이 한 발명은 직무발명이 아니다. (예를 들면, 자동차 회사 사장이 배기가스의 무독화 장치를 고안하라는 지시를 내린 결과 회사의 일반 사무직원이나 영업부 직원이 한 무독화 장치에 관한 발명)

♣ 발명을 하게 된 행위가 당연히 예정되거나 기대되는 경우 악기회사의 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과내 여러 부서에서 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀 압입기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우 위 사원은 근무기간중 상기와 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 직무발명에 해당한다.(대판 91 후 1113)

♣ 종업원이 당해 발명에 관하여 사용자로부터 발명에 대한 명령을 받지 않거나 구체적 과제도 부여받지 않는 경우의 직무발명 성립여부

종업원이 발명에 대한 구체적인 과제를 부여받지 않았지만 그 종업원이 담당하도록 정해진 직무내용 또는 책임범위가 당연히 발명을 할 것으로 예정되거나 기대되는 경우에 직무발명에 속한다.

♣ 업무범위와 직무범위
고속도로 휴게소를 관리하는 ООО회사의 △△△휴게소 호도과자 판매원이 기 존의 호도과자 만드는 기계를 개량하여 자동으로 호도과자 만드는 기계를 발명한 경우 ① ООО회사의 업무범위에 속하는지의 여부와, ② 호도과자 판매원의 직무 범위에 속하는지의 여부 ⇒ ① ООО회사의 주업무(정관에 기재된 업무)는 고속도로의 시설을 관리하는 회사이므로, △△△휴게소에 설치된 호도과자 만드는 기계는 기계제작회사와 계약에 의하여 공급받아 설치‧운영하고 있기 때문에 부대업무에 호도과자 만드는 기계의 설계‧제작은 포함시키는 것은 무리이며, ② 호도과자 판매원의 직무는 호도과자를 만들어 판매하는 것이 주 업무이고, 부대업무는 호도과자 만드는 기계를 관리하고 재료를 준비하는 것이라고 볼 수 있다.

따라서 호도과자 판매원이 기존의 기계를 개량하여 자동으로 호도과자를 만드는 기계의 발명은 사용자의 업무범위에 속하지 않고 종업원의 직무범위에도 속하지 아니하므로 호도과자 판매원의 자유발명이다.

♣ 자유발명으로 보는 직무발명
① 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계 한 후 4월이내 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다.(발명진흥법 제11조)
② 공무원의 직무발명의 경우 당해 출원발명이 특허사정된 때에는 특허청장에게 국가승계 결정에 관한 요청을 하여야 하고, 특허청장은 승계여부를 결정하여 국가가 승계하지 아니하기로 결정된 발명은 발명자에게 반환하도록 하고 있다. (공무원직무발명보상규정 제11조 및 제12조)

♣ 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명
직무발명은 종업원등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다. 그러나 여기에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일기업내에서 당해 종업원이 담당하였던 현재 또는 과거의 직무를 말한다. 과거에 속하는 기간의 결정은 종업원이 근무했던 기간과 담당 직무와 관련된 기술의 변화 추세 등을 감안해야 할 것이다. 참고로 공무원 직무발명의 경우 과거 3년 이내에 그가 맡은 직무와 관련된 발명을 포함한다.(공무원직무발명보상규정 시행규칙 제2조) 　

종업원등이 한 발명을 사용자가 어떤 절차에 의하여 승계할 것인지는 그 기업의 조직, 경영방침 등에 따라 결정할 사항이지만 일반적으로 다음과 같이 생각해 볼 수 있다. 　

1. 발명의 신고

종업원이 자기의 직무와 관련하여 발명했을 경우 발명의 목적, 발명이 해결하고자 하는 과제, 발명의 상세한 설명, 도면 등을 첨부한 발명신고서를 소속부서의 장에게 제출하고, 소속부서의 장은 의견서를 첨부하여 특허담당부서의 장에게 제출한다. 　

2. 승계여부 등의 결정

특허담당부서의 장은 사용자에게 그 사실을 보고하고, 직무발명위원회를 소집하여 직무발명의 여부, 발명의 평가, 승계여부, 출원여부, 심사청구 유무 등을 결정한다.

3. 발명자에게 통보

사용자는 소속부서의 장을 경유하여 발명자인 종업원에게 발명의 평가 결과, 승계 여부, 출원여부를 통보한다.　

4. 권리의 승계

종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 승계하기로 결정하였을 경우 발명자인 종업원에게 보상금을 지급하고, 종업원은 사용자에게 권리의 승계에 따른 행정적쇓기술적 사항에 협력해야 한다. 여기서 행정적 사항이란 당해 직무발명의 양도증서 작성, 기술적 사항으로는 출원시 또는 심사시 당해발명에 대하여 기술적 협력을 들 수 있다. 　

5. 이의 제기

종업원이 사용자의 발명의 평가, 승계여부, 출원여부 등에 관하여 이의가 있을 경우 이의를 제기할 수 있도록 해야 한다. 　

6. 출원

사용자가 특허받을 권리를 승계하기로 결정하였을 때에는 사용자 명의로 특허출원하고, 사용자가 특허받을 권리를 승계하지 아니하기로 결정한 때에는 발명자인 종업원에게 반환하여야 한다. 　

회사에 근무하는 종업원이 회사 업무로서 연구, 개발한 결과 완성한 발명을 직무발명이라 한다. 직무발명과 관련하여 종업원과 회사의 사이에 발생 할 수 있는 분쟁은 대체로 다음 2가지로 구분할 수 있다.
① 회사 내에서 종업원인 직원이 연구 개발한 기술에 대해서 연구개발에 종사한 종업원과 연구 환경을 제공한 회사 간에 누가 소유권을 획득할 것이냐에 대해서 분쟁이 발생하는 경우이다.
② 종업원이 연구 개발 중에 다른 마음을 먹고 있다가 개발이 완료되기전에 회사를 퇴사하고, 회사를 나가서 그 개발을 완료한 다음 이를 직접 사업화하여 본래 근무하던 회사와 경쟁기업이 되는 사례이다.

첫 번째 경우에, 종업원이 자기 직무와 관련하여 연구 개발을 한 후에 스스로 특허출원을 하고 특허권을 획득한 경우 특허권 자체는 종업원의 소유가 된다. 그러나 회사는 그 특허권을 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다. 이러한 경우, 종업원은 회사를 상대로 특허권 행사를 할 수 없다.

한편, 종업원이 획득한 특허권에 대해서 회사가 통상실시권이 아닌 특허권을 소유할 수 있는 경우가 있다. 즉, 종업원을 채용할 때, 회사 규정에 ‘회사의 업무로 인한 발명은 회사의 재산으로 한다’라는 계약서를 마련하고 그 계약서에 종업원으로 하여금 서명을 하게 하는 것이다. 이것을 법률상의 표현으로는 예약승계라고 한다. 예약승계는 불법이 아니며 적법한 것이다. 다만, 회사는 그 대신에 종업원의 발명 활동에 대해 보상 규정을 두어야 한다. 보상의 내용이 어떠하든지 그것은 법에서 일률적으로 규정하고 있지는 않으므로 회사의 형편에 따라 하면 된다. 　

종업원등이 직무발명의 완성사실을 사용자등에게 통보하고 예약승계규정이 있는 경우는 사용자등이 승계여부를 결정하고 예약승계규정이 없는 경우에는 종업원등이 양도여부를 결정하게 된다.

두 번째의 경우에, 종업원이 발명을 한 행위가 회사에 재직하는 동안의 업무에 관한 것이었다면, 회사는 통상실시권을 가질 수 있다. 다만, 회사는 그 직원이 한 발명이 회사에 재직시 업무와 관련이 있었던 것이라는 증명을 해야 할 것이다.

결국, 직무발명은 발명을 한 자와 그 자가 속해있는 회사 간에 있어서 특허권으로 인한 이득 또는 손해를 적절히 조정하고자 하는 점에 그 취지가 있는 것이라 볼 수 있다. 　

직무발명보상제도를 실시하고 있지 않거나 본 제도에 대해 모르는 중소기업이 상당수이며, 직무발명보상제도를 실시함으로써 기업의 기술 혁신에 큰 도움을 주는 경우도 많이 있다.

직무발명보상제도는 이제 기업 내에 필수적으로 정착되어야 하며, 기업의 경영자는 본 제도에 대한 이해를 높여 본 제도가 기업의 이윤창출을 위한 동력원으로서 정착하도록 노력할 필요가 있다.

이와 관련하여, 직무발명이 이윤창출과 연계되는 과정을 살펴보면, 직무발명 보상제도를 통한 인센티브를 제공하여 직무발명을 활성화시키고 완성된 발명을 실용화하여 이윤창출을 극대화시키는 연속적 과정이다.

1. 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)의 성격

종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등이 『특허받을 수 있는 권리』 또는 『특허권을 승계취득하거나 전용실시권을 설정했을 경우』 종업원등은 사용자등으로부터 정당한 보상을 받을 권리(보상금청구권)를 가진다.(특허법 제40조 제1항)

이와 같은 종업원등의 정당한 보상을 지급받을 권리에 대한 특허법의 규정은 경제적 약자인 종업원을 보호하기 위한 규정으로 강행규정이다. 그러므로 사용자등이 보상금청구권을 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효라고 할 수 있으며, 계약 또는 근무규정에 보상금 지급에 관한 규정이 없는 경우에도 종업원등은 특허법 제40조 제1항의 규정에 의하여 보상금청구권을 당연히 취득한다.

따라서, 종업원이 갖는 정당한 보상을 받을 권리는 무체재산권인 특허권 등의 승계에 대한 대가이고, 특허법에 의하여 당연히 발생하는 법률상의 채권적 권리이기 때문에 노동의 대가인 임금과 구분되며 사망시 상속의 대상이 될 수 있다.

그리고 보상금청구권의 소멸시효는 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 완성되며, 소멸시효는 보상금청구권의 발생시(승계시 또는 설정시)로부터 진행된다.

보상금청구권과 관련하여 사용자가 발명의 가치를 잘못 평가하여 과도하게 지급한 경우 사용자는 이의 반환을 청구할 수 없고, 그에 대한 위험부담은 항상 사용자가 부담한다고 보아야 한다. 그 이유는 보상금청구권과 관련한 보상금액은 승계시 일정액이 확정적으로 발생한 것이며, 분할지급 하기로 규정한 경우에도 이것은 어디까지나 승계시 확정된 일정액의 보상금을 분할지급방법에 의하여 지급하기로 한 것에 불과하기 때문이다.

그리고 보상금액에 관하여 다툼이 있을 경우 보상금청구권은 사법(私法)상의 권리이기 때문에 법원의 판결에 의하여 해결해야 한다. 다만 법원으로 가기전에 특허청에 설치된 분쟁조정위원회를 거치는 것이 시간적·경제적으로 유리하다.(본책자 맨 뒤 참조)

◆ 직무발명에 대한 종업원의 보상금청구권의 소멸시효 기산점
① 직무발명에 대한 종업원의 보상금청구권은, 종업원이 직무발명에 관하여 특허받을 권리 또는 특허권을 사용자에게 승계한 때에 발생하고, 계약등에 특단의 정함이 없고 보상금청구권을 방해하는 특단의 사정이 없는 한, 종업원은 승계시 행사할 수 있는 것이기 때문에, 보상금청구권의 소멸시효는 특단의 사정이 없는 한 승계시로부터 진행하는 것이라고 해야 한다.(일본 대판고법 1994. 5. 27)

② 종업원이 한 발명을 사용자가 영업상의 이익을 지키기 위하여 노하우(Know-How)로서 비닉하고, 당해 사용자만 독점적으로 실시한다는 취지의 합의가 사용자와 종업원과의 사이에 있는 경우에는, 특단의 사정이 없는 한, 합의시에 특허받을 권리의 승계로 보아 보상금청구권이 발생한다고 할 수 있으므로 동 청구권의 소멸시효는 당해 합의시로부터 진행된다.(일본 동경지판 1983. 12. 23) 　

2. 직무발명보상규정

(1) 보상액의 결정기준

종업원등이 받을 정당한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등이 공헌한 정도를 고려하여야 하며, 종업원 등이 정당한 결정방법을 제시한 때에는 이를 참작하여야 한다.

『사용자등이 얻을 이익의 액』이란 사용자등이 ① 발명의 실시에 의한 매상액에서 재료비등 제반경비를 뺀 영업이익이라는 설(영업이익설)과, ② 발명의 실시를 배타적으로 독점함으로써 받게되는 이익이라는 설(실시료설)이 있다.

『사용자등이 공헌한 정도』란 사용자등이 발명을 완성하는데 제공한 연구개발비, 연구설비비, 연구자재비, 급여 등의 공헌한 정도를 말한다.

따라서, 보상의 액을 결정함에 있어서 종업원의 입장에서 『사용자등이 얻을 이익의 액』과 사용자의 입장에서 『사용자등이 공헌한 정도』를 고려하여 결정하여야 하며, 경제적 약자인 종업원등이 정당한 결정방법을 제시한때에는 이를 참작하여 보상금액을 정해야 한다.

이와 같이 보상의 액을 결정함에는 현실적으로 상당한 어려움이 있을 뿐만 아니라, 기술의 복잡성등에서 오는 한계도 있기 때문에 일반적으로 기업에서는 출원·등록보상금의 경우 일정금액을 정하여 지급하고, 실시 또는 처분보상금의 경우 기술료 수입 또는 매출증가액의 일정한 비율(10%∼50%)을 보상금으로 지급하고 있는 실정이다. 그러나 회사내의 각 분야별 전문가들로 구성된 직무발명심의위원회를 설치‧운영하여 다수의 의견을 수렴하는 것이 바람직하며, 이 경우 반드시 발명자의 의견을 청취하는 절차를 두어야 할 것이다. 　

(2) 보상의 종류

직무발명 보상의 종류에는 발명시 보상, 출원시 보상, 등록시 보상 및 실시시 보상이 있다. 최근 조사된 바에 따르면 대부분의 기업이 출원시 보상을 채택하고 있는 것으로 나타났다.

① 발명시 보상금 지급 발명보상은 종업원 등이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원유무에 관계없이 종업원 등의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금적 성질을 가진 보상이다.

② 출원시 보상금 지급 출원보상은 종업원등이 한 발명을 사용자등이 특허받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상으로 미확정 권리에 대한 대가이기 때문에 장려금적 성질을 가진다.

③ 등록시 보상금 지급 사용자 등이 승계받은 발명이 등록결정되었거나 특허등록되었을 때 지급하는 보상이다.

④ 실시시 보상금 지급 자사 실시 뿐 만 아니라 제3자 실시, 크로스 라이센스 등에 의해 해당발명으로부터 이익이 발생할 경우 종업원 등에게 지급하는 보상이다. 　

(3) 보상금 산정방법의 예

① 정액법
보상금액을 발명마다 일정액으로 지급하는 방법으로 가장 많이 사용하고 있다. 　

정액법 예시　

구분	등록보상금
특허	건당50만원
실용신안	건당30만원
디자인	건당20만원

② 평가점수법
발명을 기술성, 실시가능성, 독창성, 경제적 가치, 독점성, 기술의 수명등 평가 요소별로 평가한 평가기준표와 이 평가기준표의 평가점수를 합계하여 등급을 매긴 점수표를 이용하여 평가점수가 높은 발명에 대해서는 보상금을 높게 하고, 평가 점수가 낮은 발명에 대해서는 보상금을 낮게 하는 방법이다.

③ 슬라이드법
발명에 의하여 얻어지거나 얻어질 모든 이익을 기준으로 하여 일정한 산출방법에 따라 지급액을 결정하는 방법이다. 　

실시보상금　

순이익	보상금 산정
1,000만원 이하	기준금액 × 30%
1,000만원 초과 5,000만원 이하	기준금액 × 20% + 100만원
5,000만원 초과	기준금액 × 10% + 200만원

* 순이익 ⇒ (총판매량×판매단가) - (제조원가 + 영업경비)
* 기준금액 ⇒ 순이익 × 이용율(당해 제품에서 특허가 이용되는 비율) 　

등록보상금　

실시료 수입액 또는 양도금액	보상금 산정
1,000만원 이하	양도대금 또는 실시료 × 30%
1,000만원 초과 5,000만원 이하	(양도대금 또는 실시료-1,000만원)× 20% + 300만원
5,000만원 초과	(양도대금 또는 실시료-5,000만원)× 10% + 1,100만원

직무발명 관련 법적 대처　

회사 내 연구 또는 개발팀원이 직무상 한 발명을 회사에 신고하지 아니하고 개인적으로 자신의 이름으로 또는 그 개발팀원과 사적으로 관계가 있는 타인의 이름으로 그 발명에 대하여 특허출원을 하였다면 어떻게 할 것인가?

또는, A회사의 연구/개발업무를 하던 자가 A회사를 퇴사하고, 자신이 A회사에서 하던업무와 동일한 아이템을 가지고 자신이 스스로 B회사를 설립한 후에 그 동일한 아이템을 생산하여 A회사와 동등하게 수주경쟁을 하게 되는 경우에 A회사는 어떻게 대처할수 있는가?

이러한 문제들은 기술경쟁이 격화되고 있는 요즈음의 현실에서 흔히 발생할 수 있는 일이다. 상기와 같은 경우에 회사(A회사)는 그 종업원에 대하여 ‘특허법’과 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 위반 혐의로 특허권 반환소송 및 침해금지의청구, 손해배상의 청구 나아가서 영업비밀침해죄로서 형사적 제재를 가할 수 있다. 그러나 여기에는 전제조건이 있다. 특허법에서는 종업원이 한 직무발명에 대하여는 회사가 정당한 보수를 주고 예약승계를 할 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제40조).

따라서 이러한 직무발명에 대한 보상 및 예약승계를 규정한 ‘직무발명보상규정’ 미리 규정해 두고 종업원이 입사시에 이를 잘 읽어 보도록 한 후에 자필 서명을 하게 하여 이를 잘 보관해 두어야 한다. 또한, 영업비밀 침해로써 제재를 가하기 위해서는 그 침해자에게 영업비밀을 비밀로써 유지할 의무가 부과되어 있어야 한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에관한법률 제2조 제3호 라목).

따라서, 이러한 영업비밀준수의무를 부과한 규정을 만들어 종업원의 입사시에 서약케 함은 물론, 퇴사시에도 다시 한번 서약케 하는 것이 좋다. 　