한ㆍ미 특허심사하이웨이를 이용하여 한국 또는 미국에 특허출원할 경우, 일반 특허출원보다 최대 22개월 빨리 미국심사결과를 받을 수 있다.

한ㆍ미 특허심사하이웨이란 한국과, 미국에 공통으로 특허가 신청된 경우에, A국에서 특허가능하다는 결정이 내려지면, B국은 A국의 심사결과를 활용하여 해당 특허출원을 다른 출원에 비하여 신속하게 심사하는 제도다.

특허청은 2008년 1월 28일부터 시범 실시하고 으며, 미국 마이크로소프트사는 특허심사를 청구한지 2개월 만에 특허를 획득하여, 우리나라의 일반출원 심사처리기간이 약10개월인 것을 고려한다면, 적어도 8개월 빨리 심사결과를 확인한 것이다.

LG 전자는 미국에 이 특허심사하이웨이 제도를 이용하여 특허심사를 청구한지 약3개월 만에 심사처리결과를 통보받았다. 이는 미국의 일반출원 심사처리기간이 평균 25개월인 것을 고려해본다면, 약22개월 빨리 심사를 받은 것이다.

MS사의 바트 에펜아우어(Bart Eppenauer) 최고특허책임자는 “자사의 특허출원이 한-미 특허심사하이웨이 제도를 이용한 특허출원들 중 처음으로 특허등록을 받은 것에 대해 기쁘게 생각한다.”라고 밝혔다. 그리고 “특허심사하이웨이을 통하여 세계 특허행정 발전에 선도적인 역할을 하고 있는 한국 특허청의 노력에 박수를 보내는 바이며, 특허심사하이웨이가 전 세계 특허청간 업무협력을 촉진하는데 크게 기여할 것으로 본다.”라고 덧붙였다.

한ㆍ미 양국 특허청은 2008년 1월 28일부터 2009년 1월 28일까지 1년간 특허심사하이웨이 제도를 시범실시 한 후, 전면시행 돌입할 것인지를 결정하게 된다.

1. PPH(Patent Prosecution Highway)
(1) 우리나라 심사 결과를 이용하여 미국 조기 심사 청구할 수 있게 하며,
(2) 미국 심사 결과로 우리나라 우선 심사 청구할 수 있게 한 제도로서, 중복심사를 지양하고, 권리 확보 기간을 단축하기 위함.
 
2. 이용 요건
(1) 대상 출원
1) 한국 특허출원을 기초로 하여 미국에 우선권 주장한 출원으로서, 국내에서 특허 가능하다는 명시 또는 특허결정을 받은 출원.
2) 한국 특허출원을 기초로 하여 PCT 출원 후 미국을 지정국으로 하여 국내단계 진입한 출원으로서, 국내에서 특허 가능하다는 명시 또는 특허 결정을 받은 출원.
3) PCT 출원으로 미국과 한국을 지정국으로 하여 국내단계에 진입한 출원으로서, 국내에서 특허 가능하다는 명시 또는 특허 결정을 받은 출원.
4) 한국 특허 출원은 우선원 주장의 기초가 된 출원으로부터 명백히 파생된 출원(분할, 변경, 국내우선권 주장 출원).
(2) 한국 출원이 특허 가능하다고 판단된 청구항을 한 개 이상 가질 것.
(3) 미국 특허 출원의 모든 청구항이 한국 특허출원 중 특허가능하다고 판단된 청구항과 상응(sufficiently correspond)할 것.(주의: 미국은 한국 출원과 정확히 상응하는 청구항만 인정, 한국은 미국 출원과 상응하되 한정/부가한 청구항도 인정)
(4) 미국 특허 출원에 대한 심사가 미착수된 건일 것.
(5) 신청료가 납부될 것
 
3. 제출 서류
(1) 한국의 특허 가능 청구항 및 영어 번역문
(2) 한국의 심사관련 통지서(의견제출통지서, 거절결정서) 및 영어 번역문(주의: 보정각하 결정서는 제외)
(3) 한국 심사시 인용된 선행기술 문헌(IDS_미국 문헌 제외)
(4) 청구항 대응관계 설명표
(5) 번역 정확 진술서
 
4. 중간 절차
(1) 조기 심사 여부 결정 통지, 요건 미충족시 1회 보완 가능
(2) 보정 시 한국 특허 가능 청구항과 상응하지 않으면 보정 인정 안 됨
(3) 조기 심사 결정 후에도 한국 출원에 관한 심사관련 통지서 제출 의무
(4) 조기 심사 결정된 출원의 계속 출원은 별도로 PPH 신청해야 함
 
5. 실무적 활용 방안
(1) KIPO에 우선심사 청구(실시 준비 중인 출원이나 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 되는 출원으로 청구 가능)
(2) PPH 신청 전 KR 심사결과에 따라 청구항이 상응하도록 미국 출원 보정할 것
(3) USPTO에 PPH 신청
(4) 상응하지 않은 청구항은 Continuing Application 가능(따로 PPH 청구 가능)
 
6. 이점
(1) 라이프 사이클 짧은 특허에 대해 조기 특허권 확보
(2) 심사대기(pending)기간 단축
(3) 선별적 PPH 이용 가능
 
(실질적으로 우리나라의 우선심사의 대상이 넓고 심사기간 또한 10개월에 불과하기 때문에 국내 출원을 기초로 미국에 PPH를 신청하는 경우가 많아질 것으로 예상. 미국의 경우는 심사청구 제도가 없고 조기심사의 경우도 매우 한정적이다. 심사순서는 출원순서이며, 보통 2년가량 소요)