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상표등록 〉해외상표등록

상표는 국내에 상표등록을 하였더라도, 외국에서 상표를 보호받기 위해서는 상표권의 속지주의 원칙상 해당 국가에 별도로 상표를 등록해야 한다.

해외에 상표를 등록하는 방법에는, 출원인이 등록받고자하는 나라에 각각 출원서를 제출하여 등록받는 방법과, 또 다른 방법은 세계지적재산권기구(WIPO)를 통해서 하나의 출원서로 여러 나라를 지정하여 출원ㆍ등록받는 것이다. 그리고 EU에 대해서는 한 번의 출원으로 유럽연합상표(CTM)등록을 받을 수 있는 방법이 있다.

1. 해당국에 직접상표등록 (자세히 보기)

● 해당국에 개별적으로 각각 출원하는 방법으로, 해당국의 대리인을 선정하여, 해당국의 국내법에 따라서 등록을 한다.

● 통상, 선행상표검색 → 출원신청 → 의견서/보정서 → 등록의 절차를 밟게 되며, 일반적으로 출원시 1개국 당 약 100~150만원이 소요되며, 등록시에도 100~150만원이 소요된다.

● 출원에서 등록까지 소요되는 기간은 국가에 따라 다르나 6개월에서 1년 정도 걸린다.

　

　

　

　

2. 마드리드 루트 국제상표등록 (자세히 보기)

● 한국상표출원 또는 상표등록을 기초로 국제출원을 하여 여러 지정국에서 보호받을 수 있다.

● 해당국마다 직접출원하는 경우보다 비용절감, 출원절차 간소, 관리의 일원화을 꾀할 수 있으나, 기초출원(등록)이 소멸되는 경우 국제등록도 소멸되어버린다.

● 통상 5개국 이하를 지정하는 경우에는 실익이 없고, 오히려 개별국가에 직접 출원을 하는 것이 바람직하다.

　

　

　

3. 유럽연합 상표등록 (자세히 보기)

● 유럽상표청(OHIM)에 출원을 하여 유럽연합(EU)에 가입한 국가 전체에 한꺼번에 등록을 받는다.

● 비용을 줄일 수 있고, 절차가 간단하다는 장점이 있으나, 어느 1국에서라도 거절되는 경우 다른 국가 전체에서도 등록이 취소되는 점에 주의해야 한다.

1. 해당국에 직접상표등록 <주요국가 상표출원/등록>

<미국>
<일본>
<중국>
<인도>

(1) 미국

■ 상표제도

미국은 대표적인 사용주의 국가로서 등록주의 국가인 우리나라와는 여러 가지 측면에서 다르다.

① 상표권의 발생이 반드시 등록에만 의하는 것은 아니다.

● 연방상표법에 의해 등록되고 보호되는 상표 외에도 사용함으로써 common law (관습법)에 의해서 보호되는 상표들이 존재한다.

● 등록된 권리가 전국에 미치는 반면, 사용에 의해 보호되는 권리는 사용한 지역에만 한정된다.

● 따라서 미국에서 자유롭게 상표를 사용하기 위해서는 등록된 상표를 검색하는 것 외에 사용 중인 상표가 있는지에 대한 실질적인 검토를 해야 한다.

(실질적인 사용검토에 대해서는 많은 비용과 시간이 소요됩니다.)

② 등록 상표권을 유지하기 위해서는 특별한 경우를 제외하고는 반드시 사용을 해야 한다.

● 출원시에 사용사실을 입증하는 자료를 제출하거나, 적어도 등록결정 후 6개월 이내에 사용선서서를 제출해야 한다.

● 또한 등록 후에도 몇 년에 한 번씩 사용선서서를 제출하여야 상표권을 유지할 수 있다.

③ 등록에는 2 가지 종류가 있다.

● 심사를 통과한 상표는 주등록부(Principal Register)에 등록되고, 식별력이 부족한 상표는 일단 보조등록부(Supplemental Register)에 등록되었다가 추후에 사용에 의한 식별력을 취득한 후에 Principal Register에 등록할 수 있도록 하고 있다.

● 보조등록부의 등록은 보호가 미약하나 2차적 의미(Secondary Meaning, 주지성)를 획득한 후에는 주등록부에 기재될 수 있으며, 등록 후 5년간 제3자가 이의제기를 하지 않으면 일반상표로 전환되어 상표등록이 될 수 있다.

■ 상표출원의 종류

① 현재사용기준에 따른 출원(Actual Use)

출원시점에 상표가 이미 미국내에서 사용 중에 있을 때 이용하는 출원방식이다. 사용증명을 할 수 있는 카탈로그나 사진을 제출해야 한다. 이와 함께 미국내에서 상표를 처음 사용한 날짜(date of first use anywhere)와 미국에서 상업적으로 사용한 날짜(date of first use in commerce)가 필요하다.

② 미래사용기준에 따른 출원(Bona fide intend-to-use)

앞으로 미국 내에서 상업적으로 사용하기 위해서 미리 상표를 등록하는 경우로서, 우선 허락통지서(Notice of Allowance)가 출원인에게 발송되고, 6개월 내에 출원인이 상표의 실제 사용증거(Statement of Use)를 제출해야 등록을 받을 수 있다. 사용증명기간은 6개월씩 5번까지 연장이 가능하다.

③ 외국출원 우선권주장에 따른 출원

미국에서 현재 사용하지 않고 수년 이내에 미국에서 사용할 계획이 없더라도, 외국(자국)의 최초 출원일로부터 6개월 이내에 이를 근거로 출원하는 방식이다. 자국 상표가 등록되면 등록증 사본을 제출해야 한다.

④ 파리조약에 근거한 출원(Foreign Registration Base)

외국에 이미 등록된 상표를 근거로 출원하는 방식이다. 미국에서 현재 사용하고 있지 않고 수년 이내에 미국에서 사용할 계획이 없더라도 외국 등록상표가 유지되는 한 미국 내에서 해당 상표에 기간의 제한이 없다.

■ 등록절차

① 우리나라와 마찬가지로 상표로서의 식별력 여부, 공익에 대한 위해여부(절대적 부등록 사유)와 기존 상표와의 저촉여부(상대적 부등록 사유)를 모두 심사한다.

이 때, 다민족 국가이므로 다양한 언어가 사용되고 있다는 점을 고려하여야 한다.

② 우리나라와 마찬가지로 심사관의 심사 후 30일간의 출원공고를 하여 타인이 이의신청을 할 수 있는 기회를 준 후 등록결정한다.

■ 필요한 서류

① 출원인 인적사항 : 국적, 성명, 주소

② 선언서, 위임장

③ 상품류, 상표견본

④ 사용증명 샘플 또는 사용의사 선언서 또는 상표등록증 등본

⑤ 필요한 경우 우선권 서류

■ 소요기간

약 12 ~ 14개월

■ 소요비용 (1상표 1류 당)

약 180 만원 ( 이 비용은 환율 및 심사과정에 의하여 변동될 수 있습니다. )

(2) 일본

■ 상표제도

일본의 상표제도는 우리나라의 제도와 거의 동일하나 다음과 같은 차이점도 있다.

① 표준문자제도

일본 특허청장관이 지정하는 문자만으로 구성된 문자상표의 경우, 표준문자의 취지를 기재하여 출원을 하게 되면 상표가 표준문자로 변환되어 상표공보에 게재된다. 등록상표의 범위도 출원서에 기재된 상표가 아닌 표준문자로 표시된 상표에 근거하여 정하여진다.

② 등록료 분할납부

상표권의 존속기간은 우리나라와 동일하게 10년이나, 등록일로부터 5년씩 분할하여 납부하는 것이 가능하다. 이 경우 일괄납부와 비교하여 1.3배 정도 비싸나 상표의 수명이 짧은 의류, 음식의 경우에는 분할납부의 이점이 있다.

③ 조기심사제도

- 제3자가 출원상표를 사용하거나, 사용의 준비를 상당히 진행한 경우

- 출원상표의 사용에 대하여 제3자의 경고를 받은 경우

- 출원상표에 대하여 제3자로부터 사용허락을 요청받은 경우

- 그 외 권리화에 긴급성이 있다고 인정되는 경우에는 조기심사를 요청하는 사용설명서를 특허청에 제출하여 조기심사를 청구할 수 있다.

- 조기심사대상으로 인정될 경우 통상 3개월 정도 후에 심사가 완료된다.

④ 방호표장등록제도

- 주지도가 매우 높은 주지, 저명한 상표의 보호를 위해, 주지, 저명한 상표의 지정상품과 비유사한 상품 및 서비스업에 대해서까지 권리로 하여 등록해두는 제도이다.

- 방호표장등록을 받으면 저명상표로 인정되고 일본특허청 전자도서관의 [주지/저명]상표에 기재되어 저명상표라는 증명의 법적판단자료로 이용될 수 있다.

- 또한 방호표장등록은 불사용취소심판의 대상이 되지 않는다. 즉, 지정상품 뜬 서비스업을 사용하지 않더라도 안정적인 권리유지가 가능하다.

⑤ 연합상표제도가 있으므로 자신의 상표와 유사한 상표는 연합상표로서만 등록될 수 있다.

■ 필요한 서류

① 출원인 인적사항 : 국적, 성명, 주소

② 선언서, 위임장

③ 상품류, 상표견본

■ 등록절차

① 우리나라와 마찬가지로 상표로서의 식별력 여부, 공익에 대한 위해 여부(절대적 부등록 사유)과 기등록 상표와의 저촉여부(상대적 부등록 상유)를 심사한다.

② 등록결정을 내리기 전에 출원공고를 거치는 우리나라와는 달리 일단 등록 후에 등록공고를 합니다.

■ 소요기간

약 12개월

■ 소요비용 (1상표 1류 당)

약 120 만원 ( 이 비용은 환율 및 심사과정에 의하여 변동될 수 있습니다. )

(3) 중국

■ 상표제도

최근 중국업체들에 의한 상표의 선점 및 침해행위가 빈번하게 발행하고 있어, 다른 어느 나라에서 보다도 중국내 상표권 확보가 필수적이라 할 수 있다.

중국의 상표제도는 우리나라의 제도와 유사하다. 중국특허법은 다음과 같은 차이점이 있다.

① 다류출원불가

우라나라는 1상표 다류출원주의을 택하고 있으나, 중국은 다류출원이 불가하여 각 류별로 출원해야 한다. 또한 지정상품이 10개를 넘으면 별도요금이 부과된다.

② 의견서제출 기회가 없음

상표출원에 대해 심사관이 거절이유를 통지한 경우 상품의 삭제이외에 의견서제출이 불가하며, 거절결정에 대해 불복심판을 청구한 경우에는 의견서을 제출할 수 있다. 또한 우리나라는 3심제 원칙상 심판에 대해 다시 심결취소소송을 제기할 수 있으나, 중국상표법은 이를 인정하고 있지 않고 있다.

③ 권리불요구 제도

출원상표 일부에 식별력이 없는 경우에 해당 부분에 대해 권리를 요구하지 않겠다는 신청을 하여 나머지 식별력이 있는 상표로서 등록받을 수 있다.

④ 홍콩 상표등록

홍콩은 97년 중국에 반환되었으나, 50년간 독립체제를 유지하기로 약정함에 따라 별도로 홍콩에 대한 등록을 해야한다.

■ 등록절차

① 우리나라와 마찬가지로 상표로서의 식별력 여부, 공익에 대한 위해 여부(절대적 부등록 사유)과 기등록 상표와의 저촉여부(상대적 부등록 상유)를 모두 심사한다.

다만, 사회주의적 도덕관습에 해를 끼치거나 기타 부정적인 영향을 미치는 상표의 등록을 거절하는 등의 특징이 있다.

② 의약품 및 유아용 식품의 출원인은 유관 보건관련부서에서 발행한 증명서를 제출하여야 한다.

■ 필요한 서류

① 출원인 인적사항 : 국적, 성명, 주소

② 선언서, 위임장

③ 상품류, 상표견본

■ 소요기간

약 12 ~ 18개월

■ 소요비용

약 120 만원 ( 이 비용은 환율 및 심사과정에 의하여 변동될 수 있습니다. )

(4) 인도

■ 상표제도

① 상표등록이 Part A 와 Part B로 나뉘어지는 것은 홍콩의 경우와 비슷하다.

② 존속기간은 7년이며, 7년마다 갱신할 수 있다.

③ 서비스표는 인정하고 있지 않다.

④ 연합상표 제도, 권리불요구 제도가 있다.

■ 등록절차

① 우리나라와 마찬가지로 상표로서의 식별력 여부, 공익에 대한 위해 여부(절대적 부등록 사유)와 기등록 상표와의 저촉여부(상대적 부등록 상유)를 모두 심사한다.

② 출원공고기간은 3개월이며, 이 기간 중 누구나 이의신청을 할 수 있다.

■ 소요기간

약 30개월 이상(출원에서 등록까지 비교적 장시간이 소요된다. )

■ 소요비용

약 90 만원 (이 비용은 환율 및 심사과정에 의하여 변동될 수 있다.)

2. 마드리드 루트 국제상표등록

(1) 마드리드 국제상표등록출원이란

개별적으로 각국의 현지대리인을 선임하여 출원하는 통상의 개별국 출원과는 달리 한번의 국제출원을 한국특허청에 제출하여 WIPO국제사무국에 국제등록함으로써 지정국 전체에 대해 상표권을 가지게 되는 국제상표등록출원을 말한다.

통상의 철차	마드리드 루트

(2) 마드리드 국제상표등록출원의 요건

① 한국 기초출원 또는 기초등록의 존재

마드리드 국제상표등록출원을 하기 위해서는 반드시 국내 기초출원이나 기초등록이 있어야 한다. 기초출원/등록은 2이상이어도 무방하다.

② 기초상표와 동일한 상표 및 상품

기초상표와 국제출원의 상표는 그 색채, 모양이 엄격히 동일하여야 하며, 유사하여도 안 된다. 또한 국제출원의 지정상품은 기초출원/등록의 지정상품과 같거나 더 축소된 범위여야 한다.

③ 기초출원/등록과 동일한 출원인

출원인 또한 동일해야 하며, 공동명의로 기초출원/등록하였다면 전원이 공동으로 국제출원하여야 한다.

(3) 마드리드 국제상표등록의 장점

① 출원비용의 절감

중간사건(의견서 제출 등)이 생기지 않는 한 현지 대리인선임이 불필요하여, 현지 대리인선임비용을 절감할 수 있다.

② 절차의 간소화

마드리드 국제상표등록출원은 한국특허청에 한번의 제출과 한번의 수수료를 납부함으로써 복수의 다수 국가에 출원한 효과를 얻게되므로 절차가 간소하다.

③ 상표권 권리의 일원화

상표를 국제등록부에 등록하고 명의변경, 갱신, 상표권 양도 등의 변동사항이 있는 경우 국제등록을 수정하는 것만으로 각 지정국에 일괄통보되어 관리가 용이하다.

④ 권리취득의 명확성

각국 특허청이 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날로부터 1년 6월 안에, 거절이유를 통지하지 않은 경우에는 상표가 그 지정국에서 등록된 것과 같은 동일한 보호를 받는다. 즉, 최대 1년 6월 내에는 상표등록여부를 알 수 있다. (단, 이의신청에 의해 거절되는 경우는 제외) (4) 마드리드 상표등록출원시 주의사항 ① 국제출원의 종속성 국제출원일 후 5년 이내에 한국의 기초출원(등록)이 소멸한 경우, 모든 국제출원이 한꺼번에 소멸한다. 기초출원이 거절되거나 기초등록이 취소, 무효될 사유가 있는 경우에는 마드리드 국제출원을 하지 않는 것이 바람직하다.

② 기본수수료의 존재

국제출원시 지정국 수와 관계없이 2008년 10월 현재 기본적으로 80만원(653CHF) 정도(환율에 따라 변동)의 비용이 소요되므로, 지정국이 3개국 이하인 경우에는 마드리드 국제출원의 실익이 별로 없다.

3. 유럽연합 상표등록

■ 상표제도

일반적으로 상표권은 속지주의의 원칙에 따라 각국 별로 권리가 설정되나, 유럽공동체상표(CTM: Community Trade Mark)는 하나의 상표등록으로 유럽연합국가들 전역에 상표권이 생기는 장점이 있다. 단 1개국이라도 거절이유가 있는 경우 전부가 거절되므로 주의해야 한다. 유럽공동체출원제도는 우리나라와 크게 다르지 않으나 몇 가지 차이점이 있다. 주무관청은 EU 산하의 유럽상표청(OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market)이다.

① OHIM에 의한 검색보고서

OHIM은 EU가맹국 각국에 의한 국내 선행상표 조사결과와 함께 검색보고서를 작성하여 출원인에게 송부한다. 다만, 프랑스, 독일, 이태리는 국내상표조사를 하지 않으며, 2008년 3월 이후에는 출원인의 신청이 있는 경우에만 검색보고서를 작성한다.

② 권리불요구제도

출원상표 일부에 식별력이 없는 경우에 해당부분에 대해 권리를 요구하지 않겠다는 신청을 하여 나머지 식별력이 있는 상표로서 등록받을 수 있다.

③ 선순위 주장

EU가맹국에 등록되어 있는 동일한 선행상표가 있는 경우에 공동체상표출원에 관하여 선행상표의 권리를 인정해준다. 또한 선행상표가 존속기간 만료 등으로 소멸하더라도 그 권리는 계속되는 것으로 간주한다.

④ 존속기간

우리나라는 등록일로부터 10년이나, 유럽공동체상표의 경우 출원일로부터 10년을 기산한다.

■ 유럽연합(EU) 가입국 현황 (2007.03.15)

■ 등록절차

① 유럽공동체상표청(OHIM)은 상표의 식별력에 대한 심사만을 하고, 각국 내의 선등록 상표와의 저촉여부에 대한 조사는 각국의 특허청에서 한다. 이 때 각국에 저촉하는 선등록 권리가 있다는 것만으로 등록을 거절하지는 않는다.

② 각국의 특허청에서 조사된 조사보고서는 출원인에게 보내지고, 출원인이 계속 절차를 진행할 것인가를 결정하게 된다.

③ 조사보고서가 출원인에게 송달된 날로부터 1개월이 경과하면 유럽상표청(OHIM)은 각국의 저촉하는 선등록 권리자들에게 통지하고 출원을 공개한다. 3개월간의 이의신청 기간에 선등록 권리자들은 이의신청을 하거나, 출원인과 협의를 하게 된다.

④ 이의신청에 대한 심사 결과, 등록이 거절되면, CTM 출원을 각국의 개별출원으로 전환할 수 있다.

■ 소요기간

약 12개월(이의신청이 없을 시)

■ 소요비용 (1상표 1류)

약 260 만원 ( 이 비용은 환율 및 심사과정에 의하여 변동될 수 있다. )